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Antevisão das alterações ao Código da Propriedade Industrial em matéria de marcas

Por forma a dar cumprimento ao disposto na Diretiva UE 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, com data de 16 de dezembro de 2015, que visa aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, bem como ao disposto na Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações confidenciais (segredos comerciais) contra a sua obtenção, utilização e divulgações ilegais, encontra-se atualmente em curso um processo de revisão do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto Lei n.º 36/2003 de 5 de Março, atualmente em vigor

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As alterações em discussão, para além de regularem a proteção dos segredos comerciais, prometem alterações significativas no que se refere às marcas.

Destacamos, de seguida, alguns pontos que fazem parte da proposta de lei (da iniciativa do Governo) e que poderão consistir nas principais novidades em matéria de marcas, sendo que as mesmas estão ainda sujeitas a discussão e aprovação pela Assembleia da Republica:

1. Possibilidade de requerer a anulação de um registo de marca perante o INPI no prazo de 5 anos contados desde a data do registo. Atualmente a anulação é apresentada perante o tribunal da Propriedade Intelectual e o prazo para o efeito é de 10 anos;
2. A renovação de um registo de marca passa a ser devida 10 anos após a data do pedido, e não da data do registo, como sucede atualmente.
3. Após a publicação do pedido, não poderão ser feitas alterações que afetem substancialmente a marca e/ou que alarguem a lista de produtos e serviços. Atualmente podem ser efetuadas alterações ao sinal, bem como à lista de produtos e serviços até à decisão final do INPI sobre o pedido de registo em questão.
4. A má-fé passa a estar expressamente prevista como um dos motivos de recusa do registo de uma marca, desde que invocada em sede de reclamação, sendo que até aqui o código era omisso quanto a este aspeto.
5. No decurso de uma reclamação ou recusa provisória com base na existência de um registo de marca anterior com mais de 5 anos, o requerente poderá solicitar que o reclamante ou titular da marca obstativa apresente provas de uso sério da marca obstativa no período de cinco anos consecutivos, anteriores à data de apresentação ou data da prioridade do pedido de marca posterior, sob pena de a reclamação ou recusa provisória vir a ser considerada improcedente.  No contexto atual não é exigido qualquer uso da marca que fundamenta uma reclamação.
6. As faculdades atribuídas aos licenciados são também objeto de revisão, já que, salvo estipulação em contrário, o licenciado só poderá instaurar uma ação em que se alegue a violação de um direito de marca com o consentimento do respetivo titular, sendo que no caso de uma licença exclusiva poderá fazê-lo se, após prévia notificação o titular do registo de marca, este não instaurar a referida ação no prazo de seis meses.

Do lado das patentes as alterações não são tão profundas e estão essencialmente relacionadas com a eventual possibilidade de emissão de até três notificações de exame, ao contrário das atuais duas.