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A citada nota técnica minudencia a aplicação do artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial que dispõe, como é sabido, sobre a caducidade de registro de marcas. No entanto, a atualização que mais surpreende é a exclusão de uma até então basilar exigência no exame de comprovação de uso de marca, qual seja: o uso efetivo. Isto porque, diferentemente do que disciplinava as edições anteriores dos Manuais de Marcas do INPI que expressamente coibiam o uso esporádico ou simbólico da marca por seu titular, a Nota Técnica nº 01/2018 dispõe que “Qualquer comprovação durante os cinco anos do período de investigação que demonstre o uso da marca elidirá a caducidade, independente da quantidade de provas apresentadas”.

Seguindo o que lecionava João da Gama Cerqueira, Denis Borges Barbosa e outros tratadistas ou doutrinadores da Propriedade Intelectual no Brasil, o uso que se espera de uma marca é o efetivo, o sério e regular, que seja capaz de viabilizar e / ou contribuir para a criação de um fundo de comércio. Assim, trata-se de uma exploração continuada cujo volume de produção seja economicamente significativo para os parâmetros de determinado nicho de mercado. Consequentemente, o uso da marca não deveria ser aquele destinado a apenas satisfazer um critério legal e meramente formal de comprovação de uso.

Parece-nos, portanto, que sepor um lado a Nota Técnica nº 01/2018 veio para flexibilizar e mormente acelerar o exame das petições com provas de uso, por outro poderá aumentar o número de questionamentos, perante o Poder Judiciário, sobre a validade e efetividade das provas de uso apresentadas que elidiram a declaração de caducidade.

Por conseguinte, a despeito da atual flexibilização quanto ao número de provas para comprovação de uso de marca no Brasil, é recomendável que titulares de registros de marcas preocupem-se com o uso regular de suas marcas, sem alterações significativas na apresentação do signo, de modo a afastar possíveis questionamentos por terceiros.

E o que seria razoável para caracterizar o uso efetivo de uma marca? Como em quase tudo na análise do Direito: depende. Tradicionalmente, espera-se que a quantidade de provas esteja diretamente relacionada a natureza e gênero dos produtos e serviços a que a marca se destina, incluindo as características do mercado, pois as empresas determinam seu plano de produção em resposta a demanda por determinado produto ou serviço. Por exemplo, não se espera que o titular de uma marca registrada para navios cargueiros comprove o mesmo volume de vendas de uma outra marca que identifique carros populares, ainda que ambos os veículos (navios e carros) estejam na classe 12 da classificação internacional de produtos e serviços.

Outro fator que poderá influenciar a análise das provas de uso é o aporte financeiro do titular da marca registrada. Exemplo, se é esperado que um microempreendedor individual tenha receita bruta anual de até R$ 81 mil (Lei Complementar 123/2006), não é razoável que ele tenha a mesma capacidade produtiva de uma grande empresa. Assim, ainda que teoricamente ambos concorram na indústria do vestuário (classe internacional 25), o titular microempreendedor poderá emitir poucas notas fiscais em um período de 5 anos; todavia, o titular caracterizado por uma grande empresa não conseguiria manter seu negócio com a venda ocasional de seus produtos no mesmo intervalo de tempo. Consequentemente, é aceitável que a quantidade de provas de uso apresentadas por um microempreendedor individual seja bem menor que a quantidade de provas de uso produzidas por uma grande empresa.

O caminho a ser percorrido pelo INPI para diminuir o estoque de petições pendentes de análise e para atender o princípio constitucional da duração razoável do processo (Art. 5º, LXXVIII CF/88) é árduo. A Nota Técnica nº 01/2018 em determinado sentido acaba por funcionar como um atalho, conferindo de um lado a tão almejada celeridade à atuação da Administração, mas por outro envolve decisões de certa insegurança jurídica que, em nosso sentir, acabarão por desbordar para o Judiciário.