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Patentes de “Segundo Uso médico” em áreas Biotecnológicas e Farmacêuticas

A tendência iniciou-se com a decisão do Conselho de Apelações de Patentes Europeias G 0005/83, de 5 de dezembro de 1984, no que concerne à outorga do título de patente a uma pedido, que contenha unicamente reivindicações, que se utiliza do formato de estilo suíço, em que o objeto de proteção é o “uso”de uma composição “X” para a fabricação de um medicamento para o tratamento de uma aplicação terapêutica “Y” (nova e inventiva) e que logo foi adotado pelo Instituto Mexicano da Propriedade Industrial.

Entretanto, esta tendência, que se converteu em prática local, nunca foi, nem desde seu início, nem sequer atualmente, propriamente fundamentada ou adequada à Lei Mexicana da Propriedade Industrial, criando subjetividade, quanto à forma de executar o Exame de Fundo em áreas como Biotecnológica e Farmacêutica, que se utilizam de diferentes critérios para o mesmo tipo de reivindicações diferentes, como, também, criar incertezas, no que tange à proteção, ainda que seja conferida por uma patente de segundo uso médico.

Neste sentido, a interação que se iniciou como tendência, para, depois, instalar-se como prática local deste tipo específico de estilo de reivindicações, deixa uma certa incerteza, a de não encontrar, de forma específica, a figura de proteção de “uso” no âmbito da Lei da Propriedade Industrial Mexicana.

Minha proposta para fundamentar e esclarecer de modo que se elimine esta incerteza em nossa legislação interna e na prática jurídica, no concernente à figura de proteção de “Uso” no México, é a de fazer uso das “Diretrizes de Busca Internacional e de Exame Preliminar Internacional do PCT”, comunicadas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, datada de 11 de março de 2004, que passou a vigorar em 25 deste mesmo mês e ano.

No Capítulo 5, Seção 5.12 de ditas Diretrizes definem-se clara e concisamente os tipos de categorias de reivindicações, e onde se enfatiza a existência de dois tipos fundamentais de reivindicações: as reivindicações, que tratam de um objeto material (produto, aparelho) e as reivindicações relativas a uma atividade (processo, uso). Ou seja, encontra-se, em forma distinta, a figura de “Uso”.

Pelo exposto, a figura de proteção de um “Uso”, incidiria no artigo 45 da Lei da Propriedade Industrial, em que se determinam os tipos de reivindicações, que um mesmo pedido de patente poderá conter. Desta forma, o item II de dito Artigo, ao descrever uma reivindicação do tipo de um processo, e, portanto, relativa a uma atividade, deveria ser suficiente para reconhecer um “Uso” como relativo à atividade. Nesta conformidade, considerando que o México, como país contratante do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT), esta obrigado a cumprir as obrigações derivadas dele.

Assim, em vista do que foi dito anteriormente e embora tenha apresentado uma proposta para fundamentar as patentes de segundo uso médico, a lei mexicana da propriedade industrial atualmente somente reconhece reivindicações de um “produto” ou de um “processo”, as que reivindicam as mesmas condições de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e, em assim sendo, independentemente de se o objeto de proteção seja o segundo uso ou um produto (uma composição farmacêutica), é mais atrativa a opção de reivindicar uma patente de invenção, que envolve um produto como objeto de proteção.

Ainda, pelo exposto, o fato de reivindicar uma patente de invenção de um “produto” tornou-se mais atrativo, mediante uma Resolução do Conselho de Apelações de Patentes Europeias G 0002/08, que comunicou, oportunamente, que a partir de 28 de janeiro de 2011, o Departamento de Patentes Europeu deixou de aceitar o formato de segundo uso ou estilo suíço, que, evidentemente, incita o México a adotar a tendência de reivindicar, no exame de fundo, a mudança de formato da reivindicação, em conformidade com o formato agora aceito no Departamento Europeu: “a substância X para seu uso no tratamento da enfermidade Y”, em vez do próprio “uso”