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STF determina que disputa pela marca IPHONE seja resolvida via conciliação

Em março de 2000, a IGB Eletrônica (ex-Gradiente) depositou o pedido de registro para marca G GRADIENTE IPHONE, na classe 09, para “aparelhos telefônicos celulares, aparelhos telefônicos celulares que possibilitam o acesso à internet, telefonia fixa ou móvel, antenas digitais, capas de proteção, baterias, carregadores, viva voz, hands free, peças e acessórios incluídos nesta classe.” que foi concedido pelo Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial – INPI, em janeiro de 2008, tornando-se, assim, uma marca devidamente registrada.

Em janeiro de 2013 a Apple entrou com pedido de caducidade da marca junto ao INPI e em paralelo com uma ação judicial de nulidade parcial de ato administrativo contra o INPI e a IGB perante o juízo da 25ª Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro (VFRJ). Assim, começou o embate propriamente dito.

Em sede administrativa, quem saiu vitoriosa em julho de 2016 foi a IGB que teve seu registro mantido pelo INPI. Porém, a ação judicial obteve resultado distinto.

Em setembro de 2013, o juízo da 25ª VFRJ julgou procedente o pedido da Apple, declarou a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista “G GRADIENTE IPHONE”, e condenou o INPI a anular a decisão concessória do referido registro e a republicá-la no Órgão Oficial, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “iphone” isoladamente, concedendo assim o registro da marca da Apple, com a seguinte apostila “sem exclusividade sobre a palavra IPHONE isoladamente”.

A disputa continuou através de recursos judiciais e, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) a decisão foi mantida afirmando o Tribunal que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, pois segundo o Desembargador Relator Dr. Paulo Espírito Santo, é preciso levar em consideração o fato indiscutível de que os consumidores e o mercado, quando pensam em iphone, “estão tratando do aparelho da Apple”. Assim, o uso isolado da marca por qualquer outra empresa poderia causar “consequências nefastas” à Apple. O posicionamento adotado, vai de encontro à Lei da Propriedade Industrial, conforme lembrado por um dos Desembargadores, o Dr. Abel Gomes, em seu voto, i.e. “só restará garantida a proteção conferida à marca com o competente registro no INPI, nos termos do artigo 129 da LPI.”

A IGB, recorreu da decisão e argumentou que, é fato incontroverso que o depósito de sua marca foi feito em 2000 e que o registro só foi deferido pelo Inpi em janeiro de 2008. Argumentou ainda que o entendimento do TRF “subverte completamente o sistema brasileiro de propriedade intelectual, substituindo o princípio da prioridade no depósito pelo do sucesso na exploração” dado que o baseia-se no fato de que “o iPhone da Apple, lançado em 2007, já era uma febre mundial, muito em razão de enormes investimentos em publicidade” e que a definição do titular da marca teria que ter levado em conta o critério da opinião dos consumidores.

Insatisfeita, a IGB recorreu ao Superior Tribunal Federal alegando inconstitucionalidade na decisão e em junho desse ano de 2020, o Relator do Recurso, Ministro José Antônio Dias Toffoli, negou seguimento ao recurso, alegando que a análise da causa demandaria interpretação da legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas, o que não é cabível em recurso extraordinário.

Ainda não satisfeita, a IGB interpôs agravo regimental visando à reforma da decisão monocrática do Ministro Relator Dias Toffoli. Porém, em movimento considerado surpreendente, no dia 04 deste mês de dezembro de 2020, o Ministro determinou a suspensão do processo, e sua remessa ao Centro de Conciliação e Mediação, com o objetivo de buscar a composição consensual da lide, afirmando que a questão discutida no recurso versa sobre direitos patrimoniais disponíveis e, por essa razão, cabia a remessa para tentativa de acordo.

Portanto, o próximo passo será uma possível composição amigável entre as partes, ou o Ministro será obrigado a decidir por elas.

Patrícia Corrêa