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Trade Dress no Uruguai

O termo “trade dress” se refere à aparência total de um produto e sua embalagem, inclusive o formato e desenho. Em ouras palavras, “trade dress” inclui a impressão visual do produto ou serviço como um todo, inclusive seu formato, apresentação, cores, texturas, etc.
Este conceito é protegido pelas leis de marcas e concorrência desleal.
Nos termos da lei do Uruguai, “Trade dress” é regulado pelo artigo 15 da Lei 16671 do ADPIC, que estabelece que uma marca pode ser constituída por qualquer sinal ou combinação de sinais, que são capazes de distinguir as mercadorias ou serviços entre as companhias ”.

A fim de a expressão “trade dress” ser qualificada para registro como marca, deve ela satisfazer aos requisitos para um sinal a ser protegido por registro. Em outras palavras, a combinação de sinais que compõe o “trade dress” deve ser definida como um “todo” que sirva para identificar o produto ou serviço e sua origem ou extração. O proprietário de “trade dress” possui o conjunto, e não os elementos individuais, que constituem imagem em sua plenitude.

O uso não registrado de um determinado “trade dress” foi reconhecido e, da mesma forma que as marcas “trade dress“, forma parte de contratos de franquias.

Se um conjunto de sinais tivesse que ser protegido como “trade dress” e direitos exclusivos conferidos aos proprietários, esse procedimento seria abusivo, porque muitos dos elementos que formam a imagem total podem ser genéricos, no que tange aos produtos ou serviços que estão protegidos.

A fim de evitar esse abuso, cada caso específico deve ser analisado, em se baseando no fato de que, se um aspecto de um produto ou serviço, tal como um formato específico, desenho, cor, material ou textura, for funcional, carece-lhe condição para a proteção. Será considerado funcional e não qualificado para proteção se, essencial ou substancialmente, se relacionar ao uso ou finalidade do serviço ou produto.

Em uma decisão sem precedente, um Juiz de Primeira Instância sustentou que o trade dress estava qualificado para proteção e ordenou que o réu interrompesse o uso da marca, relativamente a bombons e chocolate, com aparência similar à do Autor da Ação e ainda que pagasse uma compensação por danos incorridos.

Esta disputa envolveu uma companhia do Uruguai que importava chocolates símiles, com uma estampa fantasiosa, que eram embalados similarmente aos chocolates da marca ROCHER, produzidos pela firma italiana FERRERO.

DECISÃO JUDICIAL NO. 79/2012, emitida pelo Juiz da décima-nona Vara Cível, com o argumento de que “a similaridade entre os bombons, considerados no caso, leva à confusão”. Olhando para ambos os produtos, os bombons da marca Rocher e os bombons do réu, a similaridade é clara, nos termos da embalagem do produto – sua apresentação – e também seu envoltório ou roupagem. Olhando para as caixas dos produtos, observamos uma similaridade gritante entre elas, ambas compartilhando o mesmo formato (retangular e o formato da árvore clássica dos bombons de Ferrero Rocher). No que concerne à cada unidade, havia, também, o forro de papel, que é distintivo da marca do autor da ação. Confirmamos que se trata de um caso de confusão direta, onde as marcas, confusamente similares, cobrem os mesmos produtos ou serviços, de modo que o consumidor comprará um deles, levando a crer que é do outro.

Finalmente, o Juiz determinou que o réu pagasse perdas e danos e postergou sua liquidação.

Deve-se notar que o réu apelou da decisão do Juiz de Primeira Instância e o processo está sendo reexaminado pelo Tribunal de Recursos.

O réu, no processo, também instituiu uma ação para invalidar a marca gráfica do Ferrero, fundamentando no fato de que a embalagem é genérica.