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2019 será un año de novedades en el régimen jurídico nacional de marcas

Estamos, efectivamente, a escasos dos meses de la entrada en vigor de la nueva Ley y creemos que es interesante recordar algunos de los cambios más relevantes que afectarán, no sólo a la tramitación de los expedientes en sí, sino también al planteamiento y estrategia de uso y defensa de las marcas.

Conviene tener en cuenta que la reforma viene justificada por motivos constitucionales para delimitar los criterios jurisprudenciales de competencias que en materia de propiedad industrial corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas, junto con la necesidad de armonizar nuestro derecho marcario con los ordenamientos comunitarios e internacionales, así como por dar respuesta a la cada vez mayor demanda social de dotar a las marcas, del procedimiento ágil y eficiente que reclama la actual sociedad de la información.

En el ámbito de la armonización estos cambios no sólo pretenden aproximar disposiciones de carácter sustantivo, sino también de carácter procedimental.

De esta manera, en la reseña de hoy nos centraremos en la primera de las modificaciones que, en materia procedimental, se va a introducir y que se encuentra referida al “prueba de uso en el procedimiento de oposición”.

A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, el próximo día 14 de enero, en todo procedimiento de oposición, el titular de la solicitud podrá exigir al oponente, la prueba de uso efectivo del registro anterior de marca invocado, durante el período anterior de cinco años, y siempre y cuando el derecho anterior del oponente tuviese una antigüedad mayor a cinco años.

Por tanto, y como ya ocurre en el ámbito comunitario, el procedimiento de oposición en España, en los casos en los que se solicite prueba de uso, se dilatará en el tiempo, pues el titular de la marca anterior deberá presentar prueba de uso efectiva de la misma o alegar una causa justificativa de no uso.

En el supuesto, que el oponente no logre probar el uso del derecho marcario invocado o alegar causa justificativa de no uso, la oposición podrá ser denegada.

Asimismo, si el oponente sólo lo lograra probar el uso de algunos de los productos y/o servicios de aquellos para los que tiene registrada su marca, la oposición será estimada parcialmente, valorando los productos/servicios para los que se ha demostrado el mismo.

En este punto llamamos la atención sobre la situación de “vulnerabilidad” en la que quedarán las marcas con antigüedad superior a cinco años y que en la actualidad tienen ausencia de uso.

Con relación a los plazos, si bien hemos de esperar a lo que establezca el próximo reglamento de ejecución (o modificación del actual) de la nueva Ley es previsible, que quede estipulado en el período de dos meses, en armonía con lo dispuesto en el ámbito comunitario.

Ante este nuevo panorama que se aproxima, es claro que tanto cliente como su representante, deberán valorar ab initio, aquellas marcas en las que basar la oposición, a fin de evitar que esta última pudiese ser desestimada, si no se pudiera llegar a demostrar el uso de aquellas.

Esta acción de la prueba de uso también se extiende a los procedimientos judiciales de infracción o violación de marca, ya que el demandado podrá argumentar como fundamento de su contestación a la demanda, la prueba de uso de la marca por el demandante.

Especial atención, en relación con la prueba de uso, merece también la novedad procedimental, cuya entrada en vigor se encuentra prevista para 2023, y relacionada con las acciones de nulidad y caducidad, las cuales se podrán tramitar en sede administrativa ante la oficina de patentes y marcas (OEPM), lo que supondrá la adopción de un procedimiento más rápido, sencillo y económico, frente a los procedimientos actuales que se sustancian en Tribunales.

En consecuencia, esta breve reseña debe servir de base para recordar, por un lado, la importancia del uso de la marca para los productos/servicios para los que está registrada y, por otro, para sensibilizar a los clientes de la importancia del uso de sus marcas de forma continua y acorde al modo en que se encuentre registrada, para los productos y servicios protegidos que son de su interés, Todo ello con el fin de evitar futuros problemas derivados de la ausencia de un uso real y efectivo.