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Actualizando nuestra legislación de Propiedad Industrial en Chile: nuevas problemáticas e importantes desafíos

Con fecha 5 de julio de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N.º 21.355 que “Modifica la ley No 19.039, de Propiedad Industrial”, conocida por todos como la ley corta del INAPI, la que tiene normas muy interesantes y que sin duda, ameritan un extenso análisis en particular, sin embargo, hay dos temas relacionados a las patentes de invención, que despiertan mi especial interés.

En efecto, es bien conocida la existencia de normas que restringen el contenido del derecho de patente[1],  esto es, ciertos actos se autorizan legalmente no obstante estar comprendidos en los actos de explotación reservados en exclusiva al titular de la patente.

En el caso de Chile, las modificaciones incorporadas por la Ley citada en su artículo 49, último inciso, establecen justamente limitaciones y excepciones de esta clase, en los nuevos apartados a) a e).

Una de las excepciones incorporadas a nuestra legislación, es la siguiente:

“El derecho conferido por la patente no se extenderá:

….b) A los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada…”

El artículo 30 del Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio “ADPIC”, contempla un apartado denominado “Excepciones a los derechos conferidos”^[2].

Dicho lo anterior, resulta de toda lógica que las disposiciones, que incorporan los distintos países en relación con este tema presenten similitudes substanciales y formales. Así, la norma en análisis en Chile se presenta muy similar a la contenida en la Ley Española de patentes en esta materia, con la diferencia  que nuestros legisladores incorporaron la palabra “exclusivamente” al referirse a los motivos relativos al objeto de la invención patentada.

Resulta interesante constatar que la disposición en comento (en ambos países) no limita que la experimentación deba reservarse a finalidades concretas, pero la norma chilena hace hincapié especial en que estos actos deben referirse solamente al objeto de la invención patentada.

Así, resulta evidente la exigencia de dos requisitos: que los actos han de realizarse con fines de experimentación o de ensayo[3], y, en segundo lugar, que han de referirse al objeto de la invención patentada.

Dicho lo anterior puede inferirse que quedan excluidos los actos de experimentación que no tengan por finalidad exclusiva la mejora o consolidación de la solución técnica en si misma considerada,  quedando fuera del ámbito de la excepción por uso experimental- y constituiría infracción del derecho de patente- aquella actuación experimental realizada sobre la invención patentada, pero no relacionada con ella.

Muy en concordancia a lo señalado, y en atención al  momento histórico en el que nos encontramos, nuestra carta fundamental consagra en el artículo 19 No 10, según el cual corresponderá al Estado «estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación«. Esta norma contiene un mandato para los poderes públicos, de proteger y estimular, la investigación científica y tecnológico, por lo que la libertad de investigación que promueve el progreso tecnológico debe tenerse siempre presente, especialmente por conformar las bases del sistema de patentes de invención.

De este modo, un acto experimental cuyo propósito sea el de mejorar la invención existente o desarrollar una invención diferente, no debe quedar comprendido como acto de explotación de una patente, lo que resulta, además, concordante con la norma constitucional descrita.

Ahora bien, vale la pena detenernos en la palabra “experimental”, clave en la disposición en análisis.

De conformidad con la RAE, “experimental”, es:

“Fundado en la experiencia, o que se sabe y alcanza por ella”,

“Que sirve de experimento, con vistas a posibles perfeccionamientos,  aplicaciones y difusión.[4]”

Respecto de la jurisprudencia encontramos esta  interesante definición:

“…así, debe entenderse comprendido como experimental todo aquel acto que tenga como finalidad la obtención de un conocimiento…”[5]

Dicho lo anterior, la nueva norma en análisis no presenta en sus términos ninguna distinción entre investigación/experimentación académica e investigación/experimentación en la industria, ni restringe las actividades experimentales de forma cualitativa o cuantitativa. En  consecuencia, no debería ser determinante si los experimentos sirven por ejemplo sólo para verificar la información contenida en el documento de patente, o para obtener resultados de investigación adicionales, y si se llevan a cabo con otros objetivos, como son los intereses comerciales, lo concluido, sin perjuicio de la incorporación de la palabra “exclusivamente”.

De este modo  quien por ejemplo  experimenta sobre la posibilidad de fabricar comercialmente un producto de calidad de acuerdo con la descripción de la patente estaría realizando un acto comprendido en la excepción en análisis.

Finalmente, la norma circunscribe los actos experimentales relativos al objeto de la invención patentada, entonces, ¿qué podemos decir del uso del objeto de una patente para llevar a cabo actividades experimentales no relacionadas con la invención patentada? Por ejemplo: la utilización de un determinado motor patentado para investigar nuevos productos. Entendemos que no estamos frente a un uso experimental que tenga por objeto – y sea relacionada con- la invención, en consecuencia… ¿existiría infracción?.

Este tema con toda sus complejidades y casuística recién está iniciando, y la jurisprudencia que se genere sobre eventuales infracciones por el uso experimental relativo al objeto de las invenciones patentadas, serán diversos y al igual que en otras latitudes se generarán interesantes casos, debiendo abrirnos a  discusiones asociadas que enriquecerán nuestra práctica.

Finalmente, y sobre el segundo tema, una brevísima reflexión sobre la incorporación en nuestra Ley de la figura de la Patente Provisional, que es reconocida por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) por el término de 12 meses y que conferirá a su titular un derecho de prioridad por el plazo ya indicado.

No pretendo bajo ningún aspecto detenerme en aspectos técnicos y jurídicos de esta especial figura, los que, por supuesto revisten la mayor importancia, pero implicaría argumentación de largo aliento. Sin embargo, que la posibilidad de presentación de una patente provisional sea una realidad en Chile, tal como lo es en Estados Unidos, Australia o Portugal, es una innegable oportunidad y una ventaja respecto de otros países que no poseen este tipo de patente.

Por supuesto que existirán desafíos en la utilización de dicha alternativa, y algunos de los problemas serán similares a los que debimos enfrentar (enfrentamos) ante la USPTO,  especialmente en un inicio, pero que Chile sea la alternativa para que inventores de todas las latitudes, especialmente de LATAM, puedan obtener este “derecho de prioridad”, y nos convirtamos en un elemento facilitador para el “patentamiento” es destacable, no solo porque es un  beneficio concreto para universidades, institutos tecnológicos,  sino también para el organismo regulador,  asesores en propiedad industrial, y especialmente al esforzado emprendedor, facilitando el camino a la obtención de una patente de invención.

Sin lugar a duda, esperamos un fuerte impulso al ecosistema emprendedor por las modificaciones contenidas en la Ley Corta y especialmente, por la patente provisional, así como por la posibilidad evidente de potenciar el desarrollo tecnológico gracias a incorporación de las excepciones a los derechos conferidos por una patente.

Definitivamente los ojos de LATAM y el mundo estarán mucho más en Chile. Es imperioso comunicar esta esta noticia, no tenemos tiempo que perder.

[1] Art. 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo.

[2] Excepciones de los derechos conferidos: Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

[3] Podría entenderse con  referencia exclusiva a los de carácter técnico o científico.

[4] https://dle.rae.es/experimental

[5] KlinischeVersucheII.Sentencia de 17 de abril de 1997 (D).

Cecilia Belmar