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Cancelación de marcas famosas y notorias obtenidas de mala fe: caso Dockers

Recientemente, la Corte Suprema de Chile ha emitido una decisión declarando que la acción de cancelación de una marca notoriamente conocida, cuya concesión se obtuvo de mala fe es imprescriptible de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Convenio de París, que es un tratado internacional, el cual debe ser aplicado directamente desde la fecha en que Chile se convirtió en un Estado miembro de dicho convenio.

Esto significa que la aplicación en Chile del Convenio de París no depende de la emisión de un decreto o reglamentación nacional: “Aplicación directa del tratado internacional”.

Esta es una decisión relevante en Chile, ya que este ha sido un tema polémico, muy discutido por todas las instancias judiciales de propiedad intelectual: Oficina de Marcas Chilena, el Tribunal de Propiedad Industrial y la Corte Suprema.

En cuanto al caso en sí, la empresa Levi Strauss & Co., interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Chile en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que rechazó la acción de cancelación de la marca DOCKERSSUN, basado en el hecho de que esta acción había expirado de acuerdo con el estatuto de limitaciones reguladas por la ley de Propiedad Industrial Chilena.

De acuerdo con la legislación de propiedad intelectual de Chile, el plazo de prescripción para una acción de cancelación de marca es de cinco años a partir de la fecha de registro. Sin embargo, la Corte Suprema ha revocado dicha decisión afirmando que de acuerdo con el Convenio de París, dicho plazo de prescripción no es aplicable cuando se trata de marcas que gozan de fama y notoriedad, y que fueron concedidas en Chile de mala fe.

En efecto, el Articulo 6 N° 3 del Convenio de París que regula las marcas notoriamente conocidas o famosas, no establece un límite para solicitar la cancelación o la prohibición de uso de las marcas obtenidas de mala fe.

En resumen, la Corte Suprema de Chile ha reconocido a través de esta decisión, la protección especial en Chile de las marcas notoriamente conocidas y que tienen el carácter de famosas, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de París, cuya aplicación debe ser directa y prevalente frente a la ley local.