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¿Cuál es el mejor mecanismo de protección para un producto innovador? ¿Diseño industrial o marca tridimensional?

El dilema de muchos creadores de productos innovadores. 

La anterior es una inquietud que puede surgir a cualquier creador de productos nuevos, cuya protección, desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual, podría ser un diseño industrial, un registro de marca tridimensional, o ambos.

Para dar respuesta a la inquietud, se hace necesario identificar a qué tipo de producto corresponde cada protección, cuál es la diferencia entre cada una de ellas, qué derechos confieren y qué utilidad presta para la actividad comercial de su creador. Por tanto, lo ideal primero es definir sus características y diferencias.

El diseño industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un producto nuevo que puede resultar “de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto” (Artículo 113, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

Por su parte, la marca tridimensional corresponde a un signo distintivo susceptible de representación gráfica, apto para distinguir productos o servicios en el mercado y consiste en el registro “de la forma de los productos, sus envases o envolturas” (Artículo 134, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).  Se resalta la palabra “distintivo” porque es pertinente hacer énfasis en que uno de los requisitos para que el signo sea registrable es que éste no corresponda a la reproducción de la forma usual de los productos que identifica.

Al igual que el diseño industrial, el trámite de una marca tridimensional se inicia con la solicitud ante la oficina nacional competente, para el caso de Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio. Admitida la solicitud, se publica para conocimiento de terceros, quienes podrán oponerse a su registro y, finalmente realizado el estudio de registrabilidad, la protección otorgada será de diez (10) años. La diferencia está en que el diseño industrial se otorga por 10 años, no prorrogables, y una vez vencido el término pasará al dominio público, mientras que la marca tridimensional es renovable por períodos iguales de 10 años y de forma indefinida.

De acuerdo con lo anterior, el diseño industrial protege la novedad y el carácter particular de un objeto, mientras la marca tridimensional protege el carácter distintivo de un signo identificable frente a otros existentes.  El carácter de novedad es un requisito indispensable para decidir el mecanismo de protección, pues si el objeto que pretende protegerse como diseño industrial ha sido comercializado o puesto en conocimiento del público por cualquier medio antes de la presentación de la solicitud, será objetado por ausencia de novedad por parte del Examinador.

Caso contrario, el criterio de registrabilidad para las marcas tridimensionales no es la novedad, sino la distintividad, por lo que no hay un examen de anterioridades, sino una comparación del signo solicitado a registro frente a las marcas previamente solicitadas o registradas en la misma clase de productos.  A través del registro como marca tridimensional se busca identificar un producto en el mercado, sin que genere confusión en el consumidor.

Frente a la utilidad del registro de un diseño industrial, éste permite proteger la forma exterior de un producto. Lo que se persigue es que el producto sea atractivo para los consumidores, por cuanto puede ser un elemento importante a la hora de elegirlo. Así, el interés del titular del derecho es obtener una exclusividad que le permita generar mayores ingresos por ventas, es decir, generar una retribución económica de cara a la inversión utilizada para su creación.

Durante los 10 años de protección exclusiva otorgada para el diseño industrial, el titular puede impedir que terceros infrinjan su derecho e, igualmente, concede una oportunidad para licenciar este derecho a un tercero, constituyendo una fuente adicional de ingresos.

Por su parte, la protección de una marca tridimensional es indefinida en el tiempo, otorgando de esta manera un derecho que puede ser perpetuo, siempre y cuando el titular renueve oportunamente su registro.

Como conclusión, es necesario estudiar cada caso para tomar la decisión adecuada sobre qué mecanismo de protección aprovechar. No debe dejarse de lado que, como estos mecanismos de protección de Propiedad Intelectual no son excluyentes, es posible obtener la protección bajo las dos formas, lo que permite proteger de manera integral los activos intangibles de las empresas, permitiéndoles obtener una ventaja competitiva y generar utilidades para sus titulares.

Juliana González