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Diferente valoración del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de las marcas donuts?

El Tribunal Supremo determina que el uso de los términos “Donut» y «Doughnuts” vulnera los derechos marcarios de Panrico, mientras que, por contra, El TJUE permite el registro como marca de un signo que contiene el término DOUGHNUTS

Con ocasión de la reciente sentencia del TJUE, de 2 de marzo de 2017, por la que se desestima el recurso de Panrico para anular la marca de la UE “Krispy Kreme doughnuts” de HDN Development, se pone de relieve la diferente postura entre el Tribunal Supremo Español y el Tribunal de la Unión acerca de la valoración del riesgo de confusión y alcance del renombre de las marcas DONUTS de Panrico S.A en relación a marcas que contengan el término dougnuts.

El Tribunal Supremo (TS) por sentencia de fecha 14/05/2012, en el asunto seguido por Panrico,S.A contra Europastry, corrobora las decisiones del Juzgado de la Mercantil nº 2  y Audiencia Provincial de  Barcelona, por las que se declara la infracción de las marcas españolas DONUT, DONUTS y DOGNUTS  de Panrico S.A por parte de  Europastry al ofrecer éste en el mercado productos con distintivos que contienen los términos DONUT y DOUGHNUTS.

El alto Tribunal español aprecia la existencia de riesgo de confusión entre las marcas DONUT, DONUTS y DOGNUTS y   los distintivos utilizados por Europastry consistentes en el signo Yaya María en combinación con expresiones que incluyen el término doughnuts (“aquí el doughnut más tierno”, “los doughnuts yaya maría” “los doughnuts siempre tiernos”, o “doughnuts negritos siempre tiernos”). 

En concreto, el Tribunal supremo resuelve que la incorporación de la palabra doughnuts (sin significación descriptiva en España) a la presentación o anuncio de los mismos productos genera riesgo de confusión entre los signos y que la adición de YAYA MARIA al vocablo DOUGNUTS no hace desvanecer dicho riesgo.

Según el TS, es la gran fuerza distintiva de las marcas DONUT y DONUTS, la que, unida a su similitud gráfica y fonética con el término DOUGHNUTS, lo que genera el riesgo de confusión entre los signos analizados, teniendo como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre los signos.

Por contra, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestima el recurso de Panrico, S.A y confirma la decisión desestimatoria de la nulidad de la marca de la UE “Krispy Kreme Doughnuts”, permitiendo así su registro como marca a pesar de contener la palabra doughnuts.

La acción de nulidad de Panrico contra la marca de la UE Krispy Kreme Doughnuts se fundamentó en las marcas anteriores DONUT Y DONUTS con efectos en España y Portugal. Y al igual que en el procedimiento español, se concluyó que el vocablo doughnuts no presenta carácter descriptivo en relación al público pertinente, por lo que la comparación conceptual es irrelevante y existe una cierta similitud entre los signos por la inclusión del vocablo doughnuts, además de cubrir, las marcas enfrentadas, los mismos productos.

Sin embargo, el TJUE al contrario que el Tribunal Supremo Español, determinó que a pesar de la similitud existente entre los signos por la inclusión del término doughnuts, esta coincidencia supone un grado de similitud leve entre los mismos, siendo más importantes las diferencias que producen los elementos adicionales KRISPY KREME que la coincidencia en el vocablo DOUGHNUTS.

El Tribunal de la Unión estableció no ser suficiente la coincidencia en el término dougnuts para establecer un vínculo entre la marca impugnada y las marcas DONUT y DONUTS de Panrico, apreciando así que no existe riesgo de confusión entre los signos, y ello, aunque las marcas anteriores gozasen de renombre.

El TJUE consideró además que Panrico no había demostrado de manera suficiente con arreglo a Derecho que existiera un riesgo futuro y no hipotético de aprovechamiento indebido o de perjuicio, y por tanto no podía ampararse en la protección ampliada que concede el artículo 8, apartado 5 para las marcas renombradas.

En conclusión, tenemos  que ante casos similares ( marcas DONUT y DONUTS vs marcas que contienen el término DOUGHNUTS acompañado de otros vocablos ) El TS y el TJUE resuelven de forma diferente; el alto Tribunal español reconoce la existencia de vinculo suficiente entre los signos por su coincidencia en el  término doughnuts para en consideración a la protección elevada de las marcas renombradas DONUT y DONUTS,  impedir su coexistencia en el mercado , y sin embargo el Tribunal de Justicia de la Unión no considera que exista dicho vinculo por su coincidencia en el vocablo DOUGHNUTS dando así más importancia a los elementos adicionales y ello aun considerando la elevada distintividad o renombre de las marcas de  Panrico.