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Genericidio: el éxito de una marca puede provocar el suicidio marcario

Es cada vez más común referirse a la actividad de buscar en internet como “googlear”. Si bien, este hecho puede entenderse como un éxito en cuanto al posicionamiento de la marca, lo cierto es que, también puede traer consecuencias negativas, desde el punto de vista legal. Cabe recordar que la función esencial de una marca es distinguir una serie de productos o servicios a un determinado origen empresarial.

En efecto, una de las condiciones para registrar una marca a nivel internacional consiste, justamente, en que ésta debe poseer distintividad. Esta distintividad se pierde si la marca comienza a ser usada como sinónimo de una actividad o de un producto. Tal situación le ocurrió a la marca Google, cuyos esfuerzos se han centrado en detener la popularización de la palabra “Googlear”, (búsqueda en internet). De hecho, en el año 2013 Google objetó la inclusión de “ingoogleable” (algo que no se puede encontrar en internet) a lista de nuevas palabras realizada por la Academia de Lengua Sueca, que ante la presión decidió borrarla del listado.

Algo parecido está ocurriendo en Chile respecto a las marcas “Confort” y “Gillette”, cuya imagen está asociada al papel higiénico y a las maquinillas de afeitar, tratando dichas marcas como sinónimos de los productos mencionados. Lo grave es que en algunas legislaciones, la mutación de una marca a un término genérico puede provocar la pérdida del registro, a través de las causales de caducidad.

Otro ejemplo de obtener una causal de caducidad, es decir, de perder la vigencia de un registro marcario, es por la falta de uso en el mercado nacional. Por lo tanto, registrar una marca, implica no solo dirigir una estrategia en base a su distintividad, sino que también, velar porque el producto o servicio se utilice donde fue registrado. En este punto, cabe mencionar, que dichas causales aún no están insertas en la legislación chilena; sin embargo, se espera que ambas sean incorporadas mediante la reforma de la Ley de Propiedad Industrial. Según el proyecto de ley, solo es posible que el genericidio opere una vez que el titular consienta que la palabra que conforma la marca se convierta en sinónimo de aquello que pretende distinguir. Sin embargo también se establece que al utilizar el símbolo ® junto con la marca podría frenar su transformación, pues daría cuenta que se trata de una marca registrada.

En vista de lo anterior, se recomienda mantener la marca alejada de toda publicidad que pueda transformarla en sinónimo de aquello que pretende proteger; además, utilizar el símbolo ® para prevenir la transformación, y para habilitar al titular a la interposición de acciones penales en contra de terceros que hagan uso de la marca sin su autorización. Esto con el fin de evitar que la marca se confunda con aquello que pretende distinguir.

Por lo tanto, transformarse en un sinónimo no es una prueba de éxito comercial, sino más bien es la pérdida de la identidad de la marca, o bien, el suicidio marcario.