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La importancia de una búsqueda previa de marcas: ¿problemas para Alphabet?

Difícilmente habrá alguien que no se haya enterado a través de algún medio de comunicación o red social del nombre de la nueva empresa creada por Google: Alphabet. Sin embargo, desde una perspectiva meramente marcaria, nos sorprende en demasía el hecho de que una empresa tan grande como Google no haya realizado, o al menos eso parece, una simple búsqueda previa antes de anunciar a bombo y platillo el lanzamiento de Alphabet.

Existen numerosas razones por las que es recomendable realizar una búsqueda previa antes de publicitar una marca, anunciar el lanzamiento de un producto e incluso antes de proceder con una expansión o reestructuración, como en el caso de Google. En estos ámbitos, las precauciones jamás deben considerase como exageraciones.

A continuación enumeramos algunas de las principales razones por las que recomendamos realizar una investigación previa de marcas, no solo para tener más certeza para proteger el nombre desead, sino también para evitar conflictos con terceros:

1. Cualquier palabra en cualquier idioma puede funcionar como una marca dependiendo de la forma en que se vaya a utilizar y de los productos/servicios que se quieren identificar.

2. La búsqueda previa de marcas no debe considerarse como un gasto innecesario o una carga extra, al contrario, la búsqueda previa es una de las mejores inversiones que puede hacer una empresa antes de lanzar una marca, un producto o expandirse a otros países.

3. La búsqueda previa debe hacerse respecto al nombre deseado y enfocándose al territorio en el que se desea protegerla. Si lo que se quiere es una marca nacional, pues bastará con buscar en los registros nacionales, pero si lo que se desea es obtener una protección en varios territorios, ya sea porque existe la certeza de comercializar los productos en varios territorios o expandirse a otros países, lo más recomendable es ampliar el ámbito de la búsqueda a nivel internacional, comunitario o incluso mundial.

4. El nombre de la empresa, el nombre comercial, la marca, el logo o el lema que se utiliza para identificar los productos y/o servicios de una empresa, pueden ser objeto de una infracción si el nombre y su uso no se ha verificado correctamente con anterioridad.

5. Existe la creencia de que solo por el hecho de tener registrado el nombre de la empresa en el registro mercantil ya es suficiente. Falso. Ese registro no autoriza el uso de dicho nombre como marca ni, en la mayoría de los casos, resulta ser una defensa suficiente frente a un reclamo por infringir la marca de un tercero.

6. Se puede infringir una marca de un tercero de forma inocente. No se requiere tener conocimiento previo de una marca anterior para ser responsable de una infracción.

7. Se puede infringir la marca de otro aún y cuando las marcas no sean idénticas ni tengan la misma entidad aplicativa.

8. No es recomendable utilizar como marca el nombre de famosos y/o marcas muy conocidas, aún y cuando su uso se destine a productos/servicios diferentes y sin ninguna relación.

Si visto lo anterior aún se considera innecesario realizar una búsqueda previa, imagínese lo que costaría invertir tiempo, dinero y esfuerzo en lanzar y proteger una marca, para descubrir, más adelante, la existencia de otra marca anterior idéntica o confundible. Se tiraría por la borda todo ese trabajo previo y dinero, y la única solución sería, en la mayoría de los casos, empezar de nuevo.

Si Google hubiera realizado una búsqueda previa antes de lanzar “Alphabet”, podría haberse dado cuenta de que existen muchas marcas con dicha denominación. Tan solo en los EEUU hay más de 100 marcas con la denominación “Alphabet”. Idéntica situación se presenta en los registros de la OMPI, más de 200 marca, y de la OAMI, casi 40 marcas.

De hecho, los contratiempos para Google no han tardado en surgir y BMW ya ha anunciado que está evaluando si la nueva marca de Google infringe su marca anterior “Alphabet”.

En conclusión, la labor no se completa solo con elegir el nombre de la marca con originalidad, astucia y creatividad, sino que, además es importante y muy recomendable realizar una búsqueda e investigación previa para prever conflictos y desencantos futuros.