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La nueva Directiva sobre secretos comerciales: Retos inmediatos para empresas y consultores

En el marco de la investigación y desarrollo de las empresas y los organismos de investigación no comerciales (Universidades fundamentalmente), la inversión en la generación y aplicación del capital intelectual es un factor determinante para su competitividad y su rendimiento y, por tanto, para la rentabilidad de sus inversiones.

Un recurso de gran valor para estas entidades lo constituyen aquellos conocimientos técnicos e información empresarial que no se han divulgado y que se quieren mantener confidenciales, conocidos como secretos comerciales. Ellos se presentan como complementos o alternativas a los tradicionales derechos de propiedad industrial e intelectual (patentes, marcas, diseños, derechos de autor), cuya protección frente a a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de los mismos cobran una particular dimensión en un mundo globalizado, donde las nuevas tecnologías plantean nuevas amenazas.

Existen notables diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros en lo que respecta a la protección de dicha información, partiendo de que no todos han definido a escala nacional los términos «secreto comercial» u «obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial», de modo que no es fácil conocer el alcance de la protección, que varía de un Estado miembro a otro.

En lo que a España se refiere, podemos presumir de contar con un sistema interno de protección de” primer nivel”, diseminado eso sí en leyes especiales (Ley de Competencia Desleal-artículos 13 y 14 – y Leyes sobre transferencia tecnológica), Código Penal (delito de revelación de secretos) y consolidada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, así como mediante prácticas empresariales (acuerdos de confidencialidad o NDA (Non Disclosure Agreements).

Sin embargo, se hacía necesaria una Directiva destinada a asegurar un nivel de tutela judicial civil suficiente y coherente en todo el mercado interior para los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales. A esta finalidad responde la Directiva (UE) 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales), no exenta de polémica planteada por fuerzas sociales y políticas que consideran que de partida contiene una definición “desproporcionada” de “secreto comercial” de manera que toda información de la empresa queda definida así “por defecto”, lo que sería contrario a derechos fundamentales como la libertad de información y comunicación.

Al margen de dicha polémica interesa poner de relieve las principales novedades de la regulación que constituyen un reto importante tanto para las empresas como para quienes nos encargamos de ofrecer servicios integrales en la gestión de su conocimiento.

En primer lugar, destacar que el “secreto comercial” (hay quien aboga por denominarlo “secreto empresarial” como concepto más amplio), que incluiría tanto el “know-how” como el “secreto industrial”, vendría conformado por la información empresarial y la información tecnológica, siempre que exista un interés legítimo por mantenerlos confidenciales y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad.

Dichos conocimientos técnicos o información deben ser secretos en el sentido de no ser conocida ni fácilmente accesible por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente sea utilizada y han de tener valor comercial, ya sea real o potencial (no objetivo), quedando excluida la información de escasa importancia, la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional y la de conocimiento general.

Para ello, se habrán de adoptar las “medidas razonables” para evitar la divulgación del secreto. Ante la indeterminación de dicho concepto, se requiere crear acuerdos, políticas, procedimientos y registros para establecer y documentar la protección. En este apartado resulta de especial importancia contar con los servicios de expertos que, como Clarke, Modet & Cº, pueden contribuir a realizar un análisis de riesgos y definición de las medidas correctoras y de mejora continua (políticas, protocolos, procesos, ), que se recomienda implantar, a fin de garantizar la seguridad y la integridad de la información sensible y reservada de las organizaciones.

En segundo lugar, la norma fija los comportamientos y prácticas que deben considerarse constitutivos de obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial (artículo 4.1) señalando el acceso no autorizado y/o el uso sin el consentimiento del poseedor, e incluyendo como cláusula abierta, ……cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias del caso, se considere contrario a unas “prácticas comerciales leales”. De nuevo la Directiva utiliza conceptos indeterminados, puesto que además la norma en su redacción final formula un supuesto de “ilícito de peligro” donde basta el simple riesgo sin necesidad de acreditar intencionalidad (también criticado por sectores doctrinales). Por otro lado, no será ilícita la obtención, utilización o revelación de secretos comerciales, cuando lo imponga o lo permita la ley (ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información, denuncia de irregularidades siempre que se defienda el interés general, consulta y participación de los representantes de los trabajadores y del ejercicio de la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores).

En tercer y último lugar, entre las medidas, procedimientos y recursos previstos para proteger activamente esta información secreta se prevén medidas previas (medidas cautelares) y medidas sobre el fondo (donde cobran especial relevancia las medidas de confidencialidad exigidas a los órganos jurisdiccionales y partes implicadas en los procedimientos judiciales) así como garantías de satisfacción al perjudicado (incorporación de la regalía hipotética propia del derecho de marcas y patentes).

En cualquier caso, y para evitar ejercicios extemporáneos o injustificados de estos derechos se establecen también plazos de prescripción de las acciones (un máximo de 6 años) e importantes sanciones pecuniarias para el caso de demandas abusivas o de mala fe.

En definitiva y como puede comprobarse, pese al plazo de transposición que presenta este nuevo instrumento (dos años) es necesario empezar a trabajar desde ya para ayudar a nuestras empresas y clientes a adaptarse adecuadamente a los nuevos retos planteados.