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La Propiedad Intelectual y los distribuidores en el extranjero

Hablamos del aliado comercial por antonomasia, pero también de alguien a quien permitimos un acceso casi ilimitado a nuestro “backstage” (conocimiento e innovaciones) y por ello capaz de convertirse en nuestro principal competidor en los mercados de exportación.

Razón ésta por la que resulta crucial proteger anticipadamente nuestros derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, y contemplar todos los aspectos relacionados con su gestión en el correspondiente contrato de distribución.

Al margen de otras fórmulas de explotación comercial, el establecimiento de canales de distribución ha venido siendo el modo tradicionalmente elegido por numerosas empresas para vender sus productos en el exterior. La relación con el distribuidor local se convierte así en la principal herramienta para alcanzar el éxito en los mercados de interés, lo que con frecuencia nos conduce a tener que confiarle grandes dosis de información crítica acerca de los factores diferenciales de nuestra empresa, para garantizar con ello una efectiva promoción y venta de nuestros productos.

Si bien esta sobreexposición del conocimiento propio es un riesgo ineludible connatural al propósito de exportar, dicho riesgo puede controlarse mediante una adecuada previsión contractual de los principales aspectos relacionados con la distribución, y en especial los relativos a la protección y gestión del patrimonio intangible de nuestra empresa.

Sin embargo, no es en el contrato de distribución donde debe iniciarse la tarea de proteger nuestros derechos de propiedad industrial e intelectual, sino en el propio plan internacional de negocio o plan de exportación, que debe contemplar el registro de las patentes, diseños, marcas o nombres de dominio como un trámite necesario (coherente eso sí con el retorno esperado y la estrategia de protección decidida) que debe efectuarse con carácter previo al establecimiento de cualquier tipo de alianza comercial en mercados extranjeros. La consecución de estos registros brinda además la oportunidad de ofrecer nuestros activos de conocimiento (incluso las obras protegidas por derechos de autor) a otras empresas locales distintas del distribuidor, habilitando con ello nuevas e interesantes fórmulas de negocio a través de la transferencia de tecnología, no limitadas a la particular relación de facto que seamos capaces de mantener con nuestro distribuidor.

Previa debe ser también la labor de analizar si existen en tales mercados derechos de terceros que podríamos infringir con la puesta en circulación de nuestros productos, labor en la que debiera implicarse directamente el distribuidor bajo su sola responsabilidad derivada del vínculo contractual.

Sólo una vez cumplido el paso anterior, la empresa estará en disposición de poder definir las medidas de aseguramiento adecuadas según el activo de propiedad intelectual que desee gestionar en su relación con el distribuidor. Así, tratándose de conocimientos técnicos, podremos incorporar al correspondiente contrato una licencia de uso o explotación de nuestras patentes (previamente concedidas en dicho país) así como cláusulas de confidencialidad o no divulgación respecto al knowhow que vaya a ser transmitido.

En el caso de las marcas no sólo será preciso definir los términos de la correspondiente licencia sino prever del mismo modo las condiciones en que deben ser realizadas las necesarias adaptaciones de la marca o del propio embalaje, etiquetado o, incluso, de la publicidad relativa a los productos. En la medida en que el valor de la marca radica en proporcionarnos un posicionamiento en los mercados de exportación y una diferenciación con respecto a la competencia, resulta especialmente relevante definir las condiciones de uso de nuestras marcas y nombres de dominio en dichos mercados, así como regular los aspectos tendentes a la preservación de la calidad de los productos, cuestión esta última que a su vez determina la apreciación y el reconocimiento último de nuestra marca por parte del consumidor local.

Cuestiones otras como la inclusión de cláusulas de no competencia, la devolución de materiales publicitarios y knowhow, la entrega de listados de clientes, etc. al finalizar el contrato por cualquier causa, la prohibición o limitación de la subdistribución, la fijación de costes y condiciones de la asistencia técnica, la determinación de la jurisdicción competente y ley aplicable o el sometimiento a arbitraje o mediación de los posibles conflictos que pudieran derivarse de la colaboración mantenida con el distribuidor deberían estar también contempladas en el contrato para garantizar así el máximo control posible sobre una relación por definición exitosa que sin embargo debe conducirse con la necesaria cautela, anticipando contractualmente sus posibles riesgos.

Se trataría en resumen de que nuestra propiedad intelectual dependa lo menos posible de la, en ocasiones, impredecible voluntad del socio local.

Medio: El Club de Exportadores