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Marcas notoriamente conocidas y famosas. La importancia de obtener la declaratoria correspondiente y su regulación en México

La declaratoria de fama o notoriedad es un reconocimiento oficial realizado por Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que puede ser obtenida mediante un procedimiento en el cual, las empresas titulares de estas marcas, deben aportar pruebas suficientes que sustenten este nivel de nombradía. Las marcas declaradas notorias son aquellas conocidas por público específico o por un sector determinado en el país. A diferencia de las marcas notoriamente conocidas, las marcas famosas son conocidas por el público en general.

A nivel internacional, existen diversas legislaciones que prevén y otorgan una protección especial a este tipo de marcas de gran renombre. Específicamente en México, la protección especial para este tipo de marcas está regulada en el artículo 190 de la nueva Ley de Protección a la Propiedad Industrial, el cual establece que “para efectos de esta Ley, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma”.

Por otro lado, respecto de las marcas famosas, la propia ley establece que una marca será declarada como tal en nuestro país cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global.

Los titulares de marcas renombradas podrán demostrar ya sea la notoriedad o fama de sus marcas, empleando cualquier medio de prueba permitido por la Nueva Ley de Protección a la Propiedad Industrial.

De conformidad con la nueva ley, los titulares de marcas podrán obtener la declaratoria de notoriedad o fama, aportando cuando menos la siguiente información:

• El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;
• Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;
• Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;
• La fecha de primer uso, el tiempo de uso continuo y el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;
• Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero;
• Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;
• Las licencias o franquicias que se hayan otorgado en relación con la marca, y
• El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Una vez presentada la solicitud junto con los documentos probatorios, el IMPI analizará los argumentos y pruebas para determinar si la marca efectivamente califica como famosa o notoria, según se haya solicitado, o en su caso, podrá requerir al titular de la marca hacer aclaraciones o adiciones necesarias para seguir con el trámite, contando con un plazo de 4 meses para contestar al requerimiento. En caso de no contestar en dicho plazo, la solicitud será desechada.

Si las pruebas y argumentos, así como las aclaraciones que fueren necesarias, son exitosas, el IMPI expedirá la declaratoria que corresponda, en el entendido que dicha declaratoria podría ser anulada en caso de que:

• Se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley, y
• Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla.

Las declaratorias de fama y notoriedad rompen con los principios básicos marcarios, como lo son el de especialidad y el de territorialidad, blindando la protección de la marca hacia otras clases de productos o servicios, así como pudiendo ser utilizadas en el extranjero para demostrar la mala fe de un tercero que pretenda registrar un nombre idéntico o similar como marca, o incluso como parte del nombre de dominio.

Por lo anterior, estas declaratorias implican un incremento en el valor económico y comercial de la marca al reafirmarse el prestigio de la misma a través de la obtención de este reconocimiento, además de la posibilidad de su uso positivo en la mercadotecnia de la marca.

Las bondades de la declaratoria han originado que cada vez más empresas acudan a este procedimiento.

Sin embargo, existen muchas marcas que cuentan con todos los elementos para ser consideradas y protegidas como notorias o famosas en México, para las que la declaratoria es todavía una excelente oportunidad de obtener el reconocimiento oficial de su posicionamiento y todas las ventajas que derivan del mismo.

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