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Marcas: principales cambios en la Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

El 1ro de julio de 2020 se publicó la Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y que entra en vigor en el mes de noviembre de 2020. Todo ello en el marco de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que rige el comercio en América del Norte, imponiendo estándares de propiedad intelectual más altos en la región.

Es importante resaltar que en esta nueva Ley amplía las facultades del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) con respecto a poder fijar multas, recaudar y/ ejecutar créditos fiscales; determinar el monto de los daños y perjuicios causados por infracción administrativa; e impedir tanto de circulación, entrada y salida de mercancía en materia aduanera.

Cabe resaltar que se han incrementado los montos de las multas hasta 250,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Dentro de las principales modificaciones con respecto a la antigua ley, en materia de marcas, encontramos las siguientes:

• Bajo el T-MEC, debe proporcionarse protección a marcas “no tradicionales”.

Es decir, a aquellas que no son perceptibles visualmente (como las marcas sonoras u olfativas), a las marcas colectivas y las de certificación. El sistema de oposición de marcas es otro requisito del tratado.

El plazo de vigencia de los registros de marcas se contará a partir de la fecha de su otorgamiento.

La diferencia con la anterior Ley era que antes se consideraba la presentación de la solicitud. Esta disposición se aplicará sólo en relación con las marcas otorgadas después del 5 de noviembre de 2020.

• Prohibiciones para el registro de marca.

La ley anterior establecía que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen no podían registrarse como marcas.

En la nueva ley se prohíbe no sólo se objetarán signos idénticos, sino también signos semejantes en grado de confusión a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Además el registro de marcas a aquellos signos que incluyan expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otros similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Las Reservas de Derechos al uso exclusivo, tales como los personajes ficticios, simbólicos y humanos, así como los títulos de publicaciones, no se pueden registrar como marca, a menos que lo solicite el propietario de dicha Reserva o un tercero autorizado para hacerlo.

• La definición de mala fe ha sido limitada.

Ahora mala fe se entiende como haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Ahora al solicitar y renovar un registro de marca el titular deba declarar que el uso de la marca se encuentra libre de engaño y de mala fe.

• La falta de presentación de la declaración de uso llevará a la caducidad de la marca.

Sobre la declaración de uso, esta se presentará de manera obligatoria para los registros concedidos a partir del 10 de agosto de 2018. Se deberá presentar durante los (“3”) meses posteriores contados a partir de que se cumpla el tercer (“3”) año de haberse otorgado el registro, y simultáneamente con cada solicitud de renovación del registro.

Los registros de marca concedidos previo al 10 de agosto de 2018, presentarán la declaración de uso junto con la renovación de estos.

• Se elimina la obligación de inscripción de una licencia de uso ante el IMPI.

Se incorpora esta inscripción como una opción para el titular del registro de marca.

• Sobre los requerimientos y/o impedimentos

Derivado del estudio de registrabilidad que lleva a cabo el IMPI, éste emitirá únicamente un oficio donde indique al solicitante los requerimientos y/o impedimentos que deberá subsanar para continuar con el trámite de su solicitud.

• Se le comunicará al solicitante en caso de presentarse una oposición a la solicitud de registro de marca.

La comunicación se realizará mediante un único oficio para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que estime convenientes. Esta respuesta se deberá presentar junto con el desahogo, de existir, con los requerimientos indicado en el citado oficio.

Por otro lado, cuando se haya presentado una oposición, y en caso de que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en ésta, y el Instituto ya se hubiere pronunciado, no se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad.

Finalmente, el plazo de contestación a las oposiciones se amplía de un mes a dos meses.

• Las cartas de consentimiento serán admitidas respecto de las marcas similares en grado de confusión, así como aquellas consideradas idénticas.
• Se eliminaron de algunos requisitos para el trámite de marcas notoriamente conocidas y famosas:

Entre ellos el trato de información considerada como confidencial del solicitante y titular del registro de marca.

Sin embargo, ahora se requiere  el tiempo de uso continuo y el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.

• Marcas de Certificación

Se incluyen causales de cancelación para las Marcas de Certificación.

Sólo las cámaras y asociaciones de fabricantes y productores, entidades federales y autoridades locales en cuyos territorios se producen los productos pueden solicitar una Marca de Certificación para una indicación geográfica.

• Acciones penales en materia de marcas:

Se elimina la figura de la reincidencia en las infracciones administrativas de la Ley, lo cual se consideraba como delito.

Y se incluye la definición de falsificación de marca y cómo demostrarlo.

Para más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en marketing@clarkemodet.com.mx.