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Paraguay dicta precedentes relevantes ante la protección de marca notoria y marca renombrada

Este 4 de octubre, se ha dictado importante precedente ante la protección de marca notoria a raíz de la resolución de La Corte Suprema de Justicia, , que resolvió revocar un previo Acuerdo y Sentencia del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala; dejando así firme la Sentencia Definitiva la cual rechazó la demanda de nulidad de un registro de marca local, que fuera presentada por una importante firma extranjera argumentando la notoriedad de su marca como base de la acción de nulidad.

Conforme a esta decisión de la Corte Suprema, la tutela que otorga el Convenio de Paris en su artículo 4 al titular de registro de marca extranjera, no puede ser invocada como argumento, por no haber solicitado  la protección de su marca extranjera dentro del plazo de prioridad y por no haber invocado prioridad al momento de presentar la solicitud local.

En consecuencia, la tutela de la marca extranjera queda determinada por la notoriedad de la misma y quien invoque la notoriedad de una marca, necesariamente debe especificar, cuál del producto individualizado a través de tal signo, quienes componen el público pertinente y, por supuesto, debe ofrecer y producir el material probatorio idóneo para que el órgano jurisdiccional pueda apreciar y formar su convicción sobre tal alegación.

En opinión del Dr. Alberto Martínez Simón, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, la notoriedad de una marca debe ser probada por quien invoca dicha condición, a diferencia de la marca renombrada, cuya sola invocación es suficiente para que la persona que escucha el nombre de la marca o ve su logo y colores, la ubique.  Ante una marca renombrada no se necesitaría prueba, pero ello no es así para la marca notoria, cuya notoriedad debe ser eficientemente probada por quien la alega, ya que, si bien la marca notoria es muy conocida, en este caso el sector pertinente del público, no lo es para el gran público en general, por lo que el juez debe ser convencido que dicha marca es efectivamente notoria entre el público al cual va dirigido el producto o el servicio.

En cuanto a las pruebas, conforme a esta decisión, la «declaración jurada» de notoriedad realizada por la actora no es idónea en sí misma para acreditar el punto. Asimismo, ha quedado sentado el precedente de que la mera alegada notoriedad de una marca en el extranjero no es razón para admitir su notoriedad en este país.

Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay es especialmente relevante para titulares de registros de marcas extranjeros, principalmente si han decidido solicitar el registro de dichas marcas en el país, ya que aclara el criterio con el que se interpreta la protección que otorga el Convenio de París a los titulares de marcas extranjeras que no han invocado prioridad al momento de presentar la solicitud, a los elementos a considerar a fin de probar la notoriedad o no de la marca extranjera en Paraguay, a la obligación de probar dicha notoriedad (así como de probar la mala fe del registrante local) y a la distinción entre marca notoria y marca renombrada.

En nuestra opinión, es fundamental invocar prioridad al momento de presentar una solicitud de registro en el país, así como agregar suficiente material probatorio acerca de la notoriedad de la marca, no apoyándose únicamente en la declaración jurada de la parte interesada.

Si tienes cualquier duda o requieres apoyo para la protección de tu marca, puedes contactarnos en infomarketing@clarkemodet.com

Jaime de la Mora