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Patentes de «Segundo Uso médico» en áreas Biotecnológica y Farmacéutica

La tendencia iniciada con la decisión del Consejo de Apelaciones de Patentes Europeas G 0005/83, de diciembre 5 de 1984, con relación a otorgar el título de patente a una solicitud que contenga únicamente reivindicaciones utilizando el formato de estilo suizo, en donde el objeto de protección es el “uso” de una composición “X” para la manufactura de un medicamento para el tratamiento de una aplicación terapéutica “Y” (nueva e inventiva) y que luego fue adoptada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, esta tendencia que se convirtió en práctica local nunca fue, ni desde su inicio ni siquiera actualmente, propiamente fundamentada o adecuada a la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial, creando subjetividad, en cuanto a la manera de llevar a cabo el Examen de fondo en áreas como Biotecnológica y Farmacéutica que utilizaban diferentes criterios para el mismo tipo de reivindicaciones; como también de crear incertidumbre con respecto a la protección misma conferida por una patente de segundo uso médico.

Por lo que, el acoplamiento que inició como tendencia, para después instalarse como práctica local de éste tipo particular de estilo de reivindicaciones, deja una incertidumbre relativa con no encontrar de forma específica a la figura de protección de “uso” en el marco de la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana.

Mi propuesta, para fundamentar y tratar de aclarar la incertidumbre que causa la falta de certeza en nuestra legislación interna y en la práctica jurídica con respecto a la figura de protección de “Uso” en México es, hacer uso de las “Directrices De Búsqueda Internacional Y De Examen Preliminar Internacional Del PCT”, comunicadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con fecha 11 de marzo de 2004, la cual entró en vigor el 25 de ese mismo mes y año.

En el Capítulo 5, sección 5.12 de dichas Directrices se define de manera clara y concisa los tipos o categorías de reivindicación, y en donde se señala que existen dos tipos fundamentales de reivindicación: las reivindicaciones que tratan de un objeto material (producto, aparato) y las reivindicaciones relativas a una actividad (proceso, uso). Es decir, se encuentra distinguida la figura de “Uso”.

En tal virtud, la figura de protección de un «Uso», quedaría fundamentada en el artículo 45 de la Ley de la Propiedad Industrial, en donde se determinan los tipos de reivindicaciones que una misma solicitud de Patente podrá contener, así la fracción II de dicho Artículo, al describir una reivindicación del tipo de un proceso y por ende relativo a una actividad, debería de suficiente para reconocer a un «Uso» como relativo a la actividad. Lo anterior, aunado a que, México como Estado contratante de El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) está obligado a observarlos señalamientos y obligaciones que de dicho tratado se deriven.

Así, en vista de lo anteriormente expuesto y aunque se haya presentado una propuesta para fundamentar las patentes de segundo uso médico, la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial actualmente solo reconoce reivindicaciones de “un producto” o “un proceso” a las que les requiere las mismas condiciones de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial; por lo que, independientemente si el objeto de protección es el segundo uso o el producto (una composición farmacéutica), hace más atractiva la opción de reclamar una patente de invención que involucre “un producto” como objeto de protección.

Aunado a lo anterior, el hecho de reclamar una patente de invención de «un producto» se ha vuelto más atractivo con la resolución del Consejo de Apelaciones de Patentes Europeas G 0002/08, la cual comunicó en su momento, que a partir del 28 de enero de 2011, la Oficina de Patentes Europea dejaba de aceptar el formato de segundo uso o estilo suizo; lo anterior, evidentemente ha provocado que en México se inicie la tendencia de requerir, en el examen de fondo, el cambio de formato de la reivindicación de acuerdo con el formato ahora aceptado en la Oficina Europea: “la sustancia X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y”, en vez del “uso” mismo.