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Patentes: principales cambios en la Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

En esta Alerta Informativa Legal presentamos los principales cambios en materia de Patentes y Modelos Industriales que trajo la publicación de la Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Es importante mencionar que la nueva ley entrará en vigor en el mes de noviembre de 2020.

Esta nueva ley contempla reglas generales para los distintos tramites a realizar a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dentro de las cuales se incluye la figura de los certificados complementarios que en el caso de que en la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables, directamente atribuibles al IMPI que se traduzcan en un plazo de más de 5 años, entre la fecha de presentación de la solicitud en México y el otorgamiento de la patente, a petición del interesado se podrá otorgar un certificado complementario para ajustar la vigencia de la misma. La vigencia de este certificado complementario no podrá exceder de cinco años.

Existe otro mecanismo que aplica sólo a las patentes farmacéuticas y consiste en una compensación por el tiempo perdido durante el trámite de registro sanitario del medicamento patentado. El T-MEC da un plazo de 4.5 años para cumplir con esta obligación.

A continuación, se detallan dichos cambios en materia de patentes, modelos de utilidad y secretos industriales.

Patentes:

• Se incluye la protección a los nuevos usos de las sustancias, compuestos o composiciones comprendidas en el estado de la técnica

Los cuales no estaban contemplados en varias coordinaciones departamentales de Exámen de Fondo.

• Se integra la definición de características técnicas esenciales

Con base a la Ley de Patentes Europea, se adopta la definición como aquellas necesarias para que una invención resuelva el problema técnico.

• Cláusula Bolar

Anteriormente, era debatible si producir, importar o usar un producto farmacéutico para preparar un registro de genérico era permitido por la excepción al uso experimental, puesto que dicha excepción aplica a actos sin fines comerciales, y la obtención de un registro sanitario tiene un fin comercial subyacente. Bajo la cláusula Bolar, será posible usar, fabricar, ofrecer en venta o importar un medicamento para uso humano patentado, siempre y cuando sea para obtener la información necesaria para un registro sanitario.

• Procedimientos no patentables

Clonación y modificación genética en animales para el desarrollo de un ser humano y utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

• Restricciones a la patentabilidad

Queda prohibido el patentar invenciones que pongan en riesgo la salud o la vida de las personas, a los animales, o que causen daños graves al medio ambiente.

• Sistema de vinculación entre patentes y registros sanitarios

El T-MEC fuerza a México a establecer un procedimiento para notificar al titular de la patente cada vez que un tercero solicite un registro de genérico o biocomparable, dándole la oportunidad de pronunciarse al respecto.

• Limitación de derecho conferido por una patente

De esta manera, se habilitará la posibilidad de realizar correcciones de fondo sin que se amplíe la protección otorgada.

• Sobre las facultades del titular de una patente

La nueva ley le faculta al titular de una patente podrá renunciar, rectificar o limitar sus derechos.

• Se establecen nuevas causales de nulidad de patentes

En el artículo 154 de la nueva ley se establecen los casos en los que una patente podrá ser declarada nula, los cuales incluyen nuevas causales con respecto a la ley anterior.

Modelos de Utilidad:

• Ampliación de vigencia:

se amplía la vigencia de los modelos de utilidad de 10 a 15 años improrrogables.

• Se establecen nuevas causales de nulidad de modelos de utilidad

En el artículo 155 de la nueva ley se establecen los casos en los que un registro de modelo de utilidad podrá ser declarado nulo, los cuales incluyen nuevas causales con respecto a la ley anterior.

Secretos Industriales:

• Sobre la información confidencial

A diferencia de la ley anterior, en la nueva ley se incluye como excepción para la consulta de expedientes de cualquier tipo aquellos que contengan secretos industriales o información confidencial.

• Nueva definición de secretos industriales

La nueva definición queda de la siguiente forma: toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

• Se incluye el concepto de apropiación indebida

Este concepto se entiende como un delito penal, el cual se configura por la apropiación indebida lo que significa la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres.

La nueva ley también incluye un listado de supuestos en los que la apropiación indebida no se configura.

• Se establece la diferencia entre Control Legal y Usuarios Autorizados

La persona que ejerza el control legal del secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que incluyan, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

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