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Perú: Nuevo Decreto Legislativo N°1397 publicado el 7 de septiembre de 2018

El 7 de setiembre de 2018, se emitió el Decreto Legislativo N°1397 (DL 1397) el cual modifica el Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Ley de Propiedad Industrial.

Las incorporaciones y modificaciones más relevantes son las siguientes:

Oficina de Marcas:

Incorporación de las Indicaciones Geográficas (IG) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) como nuevos elementos constitutivos de la propiedad industrial; no obstante, nuestra norma comunitaria -la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina- no los incluye.

Cabe precisar que las ETG buscan proteger las recetas tradicionales y los métodos de producción o transformación que correspondan a la práctica tradicional, y a informar a los consumidores de los atributos de los productos.

Oficina de Patentes:

En las oposiciones de patentes se ha establecido un plazo de 2 días hábiles para subsanar los requisitos formales para presentar una oposición, a saber, el pago de la tasa oficial, presentación del documento de poder, así como fundamentos de la oposición y medios probatorios. De no cumplir con subsanar las observaciones dentro del plazo antes mencionado, la Oficina de Patentes tendrá por no presentada la oposición.

En cuanto a la notificación del Examen de Patentabilidad (Acción Oficial), según el criterio vigente hasta setiembre 2018, la Oficina de Patentes estaba obligada a notificar solo la primera Acción Oficial (AO), otorgando un plazo de 60 días hábiles prorrogables para que el solicitante responda las observaciones del Examinador. En tan sentido, al emitirse AO posteriores, la Oficina de Patentes podía notificarlas de acuerdo a su discrecionalidad y, en caso consideraba que no era necesario notificar una AO posterior, en su lugar notificaba un Acta con las conclusiones de la AO otorgando un plazo de seis (6) días hábiles improrrogables para que el solicitante presente argumentos y/o enmiendas.

Ahora, con la emisión del DL 1397, se ha formalizado dicha discrecionalidad, estableciéndose que las AO posteriores serán notificadas únicamente si contienen elementos nuevos no incluidos en la primera AO, para lo cual la Oficina de Patentes otorgará un plazo de 60 días hábiles prorrogables a fin de que el solicitante responda las observaciones del Examinador. En caso las AO posteriores reiteren los fundamentos de la primera AO, la Oficina de Patentes notificará un Acta con las conclusiones de la mencionada AO y emitirá una resolución en base a dichos fundamentos, contra la cual procederán los recursos impugnativos de reconsideración y apelación

Los recursos de reconsideración y apelación en los procedimientos de patentes no pueden fundamentarse en la modificación de la memoria descriptiva, reivindicaciones y/o dibujos. Si bien esto se ha venido implementando según nuestra práctica local, con la emisión del DL 1397 se recoge formalmente este criterio.

Ello implica que, en caso el solicitante no cumpliera con responder la AO dentro del plazo legal (60 días hábiles para la primera AO o 1 día hábil para las posteriores AO), la Oficina de Patentes emitirá su decisión fundamentada en las conclusiones de la última AO no contestada y ya no será posible realizar modificaciones al documento técnico a fin de subsanar las observaciones del Examinador, por lo que la única alternativa sería presentar un recurso de reconsideración o apelación y una solicitud divisional.

Respecto a las solicitudes divisionales o fraccionarias de patentes, según la práctica local, antes de la emisión del DL 1397 era posible presentar una solicitud divisional idéntica a la parental, lo cual era comúnmente realizado a fin de superar las observaciones del Examinador al concluir la primera instancia administrativa; no obstante, el nuevo DL 1397 establece que las reivindicaciones de la solicitud divisional obligatoriamente deben ser diferentes a aquellas en trámite en la solicitud inicialmente presentada, no pudiendo tener el mismo alcance.

Para mayor información, por favor, puede ponerse en contacto con Jimena Ugarte, Directora de Servicios Técnicos y Jurídicos de Clarke, Modet & Cº Perú (jugarte@clarkemodet.com.pe).

Puede consultar el Decreto Legislativo N°1397 aquí

Jimena Ugarte