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Primeras declaraciones de uso de marca para el 10 de agosto de 2021

La reforma a la (ahora abrogada) Ley de la Propiedad Intelectual publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo del 2018 trajo consigo una nueva figura que heredó la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual: la declaración de uso.

Esta nueva figura es altamente relevante el día de hoy en virtud de que el próximo 10 de agosto del 2021 deberán presentarse las primeras declaraciones de uso de los signos distintivos protegidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

¿QUÉ ES LA DECLARACIÓN DE USO?

La declaración de uso es un requisito legal obligatorio que se debe presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este consiste en declarar el uso real y efectivo de los productos o servicios protegidos por los signos distintivos de los cuales se obtuvo registro.

¿A CUÁLES SIGNOS DISTINTIVOS ES APLICABLE LA DECLARACIÓN DE USO?

Registros de marca, registros de marca colectiva, registros de aviso comercial, publicaciones de nombres comerciales, y registros de marcas de certificación.

¿EN QUÉ LEY Y ARTÍCULO ESTÁ ESTABLECIDA ESTA OBLIGACIÓN DE DECLARACIÓN DE USO?

Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual artículo 233:

Artículo 233.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

¿CUÁNDO DEBE REALIZARSE LA DECLARACIÓN DE USO?

El titular de dicho registro tiene un plazo de 3 meses que deben contarse a partir del tercero año del otorgamiento del registro del signo distintivo.

Por ejemplo, los signos distintivos concedidos a partir del 10 de agosto del 2018 (fecha en la que entró en vigor la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que introdujo esta figura) serán los primeros que deberán presentar su declaración de uso a partir del 10 de agosto del 2021. La fecha límite para poder presentar dicha declaración de uso para estos titulares será el 10 de noviembre del 2021.

¿CUÁL ES LA CONSECUENCIA DE NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE USO?

De conformidad con el artículo 233 arriba citado, el registro del signo distintivo caducará de oficio, perdiendo el titular todos los derechos exclusivos de dicho registro.

¿SOBRE QUÉ SE DEBE DECLARAR?

Se declara el uso real y efectivo de todos los productos o servicios sobre los cuales se ha obtenido el registro.

Es importante tomar en cuenta que no se puede declarar el uso sobre productos o servicios que no se tengan protegidos, sin embargo, sí puede omitirse la declaración de algunos sobre los que sí estén protegidos. Lo anterior siempre y cuando el titular no tenga planeado realizar el uso de estos en un futuro, ya que los productos o servicios sobre los que no se declare el uso dejarán de estar protegidos por el registro del signo distintivo.

¿ES NECESARIO PRESENTAR PRUEBAS DE USO?

No es necesario presentar pruebas de uso. La declaración de uso es hecha bajo protesta de decir verdad y de buena fe.

ES DISTINTA LA RENOVACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE USO

Cabe aclarar que la renovación de la vigencia de un signo distintivo trae aparejada la declaratoria de uso. Sin embargo, la declaratoria de uso que se trata en este tema es un trámite que se realiza de forma independiente de la renovación.

¿ES NECESARIO DECLARAR EL USO CADA TRES AÑOS?

No. La declaración de uso sólo se hace sólo durante los tres meses contados a partir del tercer año en el que el registro fue otorgado y dicho trámite es único. Las siguientes declaraciones de uso que se harán vendrán incluidas en la renovación de la vigencia de los registros de los signos distintivos.

Al ser un requisito legal obligatorio para los signos distintivos concedidos a partir del 10 de agosto del 2021, es importante tener presente el periodo y forma de presentación para poder mantener vigente el registro de la marca, aviso comercial u otro signo distintivo concedido ya que, de lo contrario, se perderán los derechos exclusivos del mismo.

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