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Principales cambios introducidos por la nueva Ley de Propiedad Industrial de Chile

Con fecha 5 de julio de 2021, fue publicada en el Diario Oficial de Chile la Ley 21.355, que modifica la actual ley N° 19.039 de Propiedad Industrial -vigente en Chile desde 1991- y cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile. La nueva Ley corta de Propiedad Industrial tiene por objetivo perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial en el país, permitiendo una mejor protección y observancia de estos derechos, estableciendo procedimientos de registro más eficientes y expeditos facilitando los trámites que los usuarios deben realizar para su obtención. El proyecto de Ley ingresó al Congreso Nacional de Chile en el año 2018, considerando varias medidas incluidas en un proyecto de ley anterior -año 2013- que no prosperó en el Congreso. La Ley corta consideró las principales modificaciones propuestas en el proyecto de ley referido, especialmente aquellas que apuntaban a fomentar y promover la innovación y la productividad. A continuación, examinaremos las principales modificaciones de la nueva normativa:

Marcas comerciales

Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables Se incorpora la posibilidad de lograr protección de signos distintivos “no tradicionales” como las marcas olfativas, tridimensionales, táctiles, de posición y hologramas entre otras, bastando únicamente que su representación vaya acompañada de una descripción escrita que concuerde con su representación y no extienda su ámbito de protección. Para ello se modifica la definición legal de marcas comerciales. Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial La Ley 19.039 contemplaba la posibilidad de registrar establecimientos comerciales e industriales como marca comercial. Considerando que esta figura era poco utilizada, la nueva normativa la elimina, manteniendo sólo las marcas de productos y de servicios. Las marcas de establecimientos comerciales e industriales vigentes a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley deberán renovarse como marcas de servicios en clases 35 y 40 respectivamente, a fin de respetar los derechos adquiridos por los titulares de dichos registros. Obligación de uso efectivo de las marcas comerciales registradas: caducidad por falta de uso A nivel internacional, prácticamente todos los países incorporan el requisito de uso para mantener la vigencia de los registros marcarios. La nueva regulación incorpora la caducidad por falta de uso de marcas, de manera de impedir el bloqueo del sistema de protección por meros derechos formales. Para ello, se impone al titular del registro marcario la carga de hacer uso real y efectivo de su signo en el mercado. La declaración de caducidad sólo podrá requerirse por quien detente un legítimo interés y no podrá ser declarada de oficio por la autoridad.  Asimismo, podrá solicitarse la caducidad de una marca que ha pasado a ser la designación usual del producto o servicio para el que esté registrada, cuando ha perdido fuerza o capacidad distintiva. Mejora de la regulación de las marcas colectivas y de certificación La Ley 19.039 era muy precaria en la regulación de marcas colectivas y de certificación, pues dichas categorías se incorporaron en virtud de compromisos internacionales adquiridos por Chile, lo que generó que su inclusión en la legislación interna no fuera del todo prolija. La nueva normativa establece una regulación mucho más completa y acorde a estándares internacionales. Renovaciones de marcas La renovación de marcas podrá solicitarse durante los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia de la marca y hasta seis meses contados desde su expiración. El pago correspondiente a la renovación deberá realizarse conjuntamente con la solicitud de renovación. Las renovaciones solicitadas después del vencimiento del registro estarán sujetas al pago de una sobretasa del 20% por cada mes o fracción de mes posterior a la expiración del registro. Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos Se establece que del titular de una marca no podrá impedir que cualquier persona use, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudónimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, a menos que ese nombre induzca a error o confusión al público consumidor. A la vez, los titulares de marcas que incorporen conceptos geográficos, genéricos o descriptivos no podrán impedir la utilización de tales conceptos cuando ello tenga por finalidad informar el origen geográfico, el género u otra característica descriptiva del producto o servicio, excepto cuando induzca a error o confusión al público consumidor. Por tanto, la nueva normativa permite por primera vez, ciertos usos legítimos de marca ajena. Delito de falsificación marcaria      Se tipifica por primera vez el delito de “falsificación de marca”, sancionándolo además con pena privativa de libertad de hasta 3 años y 1 día (actualmente sólo existe pena de multa a beneficio Fiscal).  La Ley 19.039 no tipificaba específicamente el delito de falsificación marcaria, salvo de manera general en el Código Penal junto a otras actividades ilícitas.  Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria Se establece un sistema indemnizatorio que permite sustituir la reparación a título de perjuicios por una suma única “compensatoria” determinada en relación con la gravedad de la infracción, hasta la suma de 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción (aprox. USD 140,000).

Patentes de invención

Patente provisional Se incorpora la figura de las patentes provisionales, facultando a quien aún no cumpla con todos los elementos de presentación de una solicitud de patente, para presentar una solicitud “provisional” que describa la invención de manera suficientemente clara y completa.  Dicha solicitud confiere un derecho de prioridad por el término de doce meses para presentar la solicitud de patente definitiva, cuyo plazo de vigencia se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional. Si transcurre el plazo de doce meses y solicitud definitiva no ha sido solicitada, la provisional se tendrá por no presentada. Restauración del derecho de prioridad Se incluye la posibilidad que el solicitante requiera la restauración del derecho de prioridad respecto de solicitudes de patentes tramitadas conforme al Convenio de París, dentro del mismo plazo que para las solicitudes PCT. Con ello se establece un trato igualitario al solicitante de patente en virtud del Convenio de París y de uno en virtud de PCT. Desarchivo de solicitudes abandonadas Se reduce el plazo para solicitar el desarchivo de solicitudes declaradas abandonadas por la autoridad registral. El nuevo plazo para requerir el desarchivo será de 45 días contados desde la fecha del abandono (antes el plazo era de 120 días), sin que se pierda el derecho de prioridad. La nueva normativa incorpora el pago de una tasa de 2 UTM para solicitar el desarchivo (aprox. USD 140). Excepciones a los derechos de patentes Se introducen limitaciones a los derechos conferidos por las patentes de manera de balancear los intereses de protección y acceso, siguiendo de este modo la normativa de otras legislaciones del mundo. Dentro de estas limitaciones están los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales, aquellos realizados por motivos exclusivamente experimentales, la preparación de medicamentos bajo receta médica para casos individuales, entre otros. Excepción bolar Se incorpora la excepción bolar respecto a productos agroquímicos. La normativa anterior reconocía esta excepción a los derechos de patentes sólo respecto de productos farmacéuticos. Por tanto, con la nueva normativa terceros podrán hacer uso de un producto farmacéutico o agroquímico patentado con el fin de realizar ensayos y pruebas necesarias para obtener la autorización de comercialización ante la respectiva autoridad regulatoria nacional. Acción de usurpación de patente Se introduce la acción de usurpación de patente, mediante la cual se busca proteger al inventor o legítimo titular para demandar a quien obtuvo la patente sin tener derecho a ello, a fin de obtener la transferencia del registro y solicitar además la correspondiente indemnización de perjuicios. La acción podrá ejercerse durante toda la vigencia del registro, quedando entregada su resolución a los Tribunales ordinarios de justicia. Límite a la protección suplementaria La ley 19.039 establece la posibilidad de requerir un término de protección suplementaria de una patente de invención, cuando en su tramitación hayan existido demoras administrativas injustificadas y el procedimiento de registro de la patente haya demorado más de cinco años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, o más de tres años contados desde el “requerimiento de examen” pericial. La nueva normativa reduce de seis meses a 60 días el plazo para solicitar la protección suplementaria y además limita el término de protección suplementaria a un máximo de cinco años. Adicionalmente, la nueva normativa aclara que el “requerimiento de examen” se produce con la aceptación del perito, resolviendo así un problema de interpretación de la normativa actual. Rebaja del arancel pericial para solicitudes PCT en fase nacional en las que INAPI actuó como ISA/IPEA En las solicitudes en las cuales INAPI hubiere emitido un informe de búsqueda internacional y opinión escrita actuando como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional, el solicitante podrá acompañar conjuntamente con la solicitud en fase nacional, un escrito contestando las observaciones formuladas en el informe y opinión escrita. En el caso que el solicitante conteste en la forma referida, el arancel pericial se reduce en un 50%. Incorporación de pago de anualidades para tasas de patentes Se incluye la opción de pagar anualidades o una tasa única antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio por concepto de mantenimiento de patentes. Tasa adicional por volumen de hojas en solicitudes de patentes de invención Se introduce una tasa adicional, no existente hasta ahora, para las solicitudes de patente de invención que excedan de 80 hojas. Esta tasa adicional es de 1 unidad tributaria mensual (aprox. USD 70) por cada 20 hojas adicionales o fracción y deberá pagarse conjuntamente con la tasa de presentación (1 unidad tributaria mensual).

Dibujos y diseños industriales

Procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales El registro de dibujos y diseños industriales se encuentra actualmente sometido al mismo procedimiento de registro que las patentes de invención. Considerando la necesidad de contar con procedimientos más ágiles y expeditos, se establece la creación de un mecanismo simple de registro sin examen previo, el cual se puede requerir posteriormente en caso de controversias. Se trata de un procedimiento abreviado que permite obtener un certificado de depósito y en el cual no se realiza examen sustantivo. El certificado confiere al titular una fecha cierta para verificar, en un eventual examen, el cumplimiento de los requisitos de fondo. El titular no podrá ejercer acciones contra terceros mientras no se haya realizado y aprobado el examen de fondo contemplado en el procedimiento de registro general. Aumento del plazo de protección de los dibujos y diseños industriales Se establece una duración máxima de 15 años tanto para los diseños como para los dibujos industriales (plazo de duración actual es de 10 años, no renovable). Extensión plazo de protección de dibujos y diseños industriales vigentes Los titulares de registros de dibujos y diseños industriales otorgados antes de la entrada en vigencia de la ley podrán requerir extensión del plazo de protección por hasta 5 años adicionales, pagando la tasa respectiva equivalente a 2 UTM (aprox. USD 140).

 Secreto comercial

Se reemplaza el secreto “empresarial” por secreto “comercial” estableciendo una definición acorde al estándar internacional que fija el ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Así, según la nueva normativa para que se configure el secreto comercial, la información deberá ser secreta, tener valor comercial y haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto.

Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

A fin de perfeccionar y potenciar el sistema y simplificar su procedimiento se incorporan modificaciones a la normativa sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, agregando causales de irregistrabilidad e incorporando la posibilidad de solicitar su cancelación cuando el producto ha dejado de elaborarse en la zona protegida, o cuando se han dejado de cumplir las condiciones que justificaron su reconocimiento.

Danica Mardesic