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Protección del diseño: más allá de la estrategia tradición

El mundo del diseño mueve miles de millones de euros a nivel mundial cada año. Este dato no es un hecho menor y cabe preguntarse qué medios tienen los creadores de estos diseños para monopolizar los mismos. Es decir, qué mecanismos jurídicos tienen a su disposición para poder utilizarlos de forma exclusiva y excluyente en el mercado.

La respuesta a esta pregunta sería sencilla: existe la figura del diseño industrial que sería la vía más adecuada.

Sin embargo, existen diseños que perduran en el tiempo cuando la figura del diseño industrial tiene una vida legal limitada en el tiempo (en la Unión Europea, un máximo de 25 años). ¿Cómo podemos alargar esa protección? ¿Existen otros mecanismos jurídicos de monopolizar diseños?

En efecto, existen otras figuras como son los derechos de Propiedad Intelectual (copyright) o la competencia desleal aunque son mecanismos donde la prueba es difícil y, por tanto, de no fácil aplicación.

Aparte de ello, existe la figura de la Marca que, en muchos países de todo el mundo permite proteger diseños bidimensionales, pero también tridimensionales (formas de productos o de presentación de productos).

Sin embargo, este tipo de marcas, particularmente las tridimensionales, plantean muchos problemas para su registro puesto que las diferentes Oficinas de Marcas consideran a estas marcas como carentes de distintividad.

Por ejemplo, para la Oficina Europea de Marcas (EUIPO), el criterio básico para valorar que una marca tridimensional es distintiva es si la forma difiere tan significativamente de las formas básicas, comunes o esperadas que permite al consumidor identificar los productos únicamente por su forma y adquirir el mismo artículo otra vez si ha tenido una experiencia positiva con el producto. La EUIPO utiliza los siguientes criterios al examinar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales compuestas exclusivamente por la forma de los productos a los que se refieren: · Una forma no posee carácter distintivo si se trata de una forma geométrica básica o de una combinación de formas geométricas básicas. · Para tener carácter distintivo, la forma debe diferir significativamente de la que espera el consumidor y de la norma o de los usos del ramo. Cuanto más se acerque la forma a la forma más probable que tendría el producto en cuestión, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo · No basta con que la forma sea solo una variante de una forma común o una variante de varias formas habituales en un campo en el que existe una enorme variedad de diseños .

Para la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el criterio general consiste en valorar si la marca tiene carácter distintivo, teniendo en cuenta si el consumidor medio de los productos o servicios concretos está habituado o no a percibir la forma como marca y en qué medida la forma propuesta incorpora una distintividad específica que permite diferenciarla frente a sus competidores, lo que sería aceptable, o por el contrario incurre en falta de carácter distintivo de modo genérico o es aplicable alguno de los tres supuestos que recoge el epígrafe.

Últimamente se han producido decisiones donde se impide el registro de Marcas en la UE como marcas tridimensionales de formas de productos muy conocidos, entre los que destacan por ejemplo:

-La denegación de la protección como marcas de la forma de las chocolatinas “KIT KAT”

-La anulación de la protección (previamente concedida) de la forma del cubo de Rubik

En ambos casos se cuestiona lo mismo: si ambas formas de los productos poseen o no distintividad e indican un origen empresarial concreto.

Y en ambos casos la respuesta es la misma: se debe demostrar esa distintividad ya bien sea intrínseca o adquirida por el uso.

José María Del Valle