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Registros de Mala fe, la distintividad adquirida y uso efectivo de la marca

La mala fe es una de las nuevas figuras que se incorporaron con la reforma del 2018 a la derogada Ley de la Propiedad Industrial y que se conservó en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), misma que representa un gran avance y otorga un poco de tranquilidad tanto para las empresas locales como para las empresas extranjeras que tengan a este país en la mira.

A través del presente artículo, daremos a conocer las características de las marcas solicitadas de mala fe, el uso efectivo de una marca y las figuras de distintividad adquirida, es decir, aquellos signos que por sus características no distinguen un producto o servicio, sin embargo, por su uso el público los asocia a uno en particular.

Actualmente las oficinas de PI determinan si otorgan o no una marca de conformidad con lo establecido en la Ley. Sin embargo, en el estudio de las marcas el reto está en identificar aquellas marcas solicitadas de “Mala fe”., esto es, el haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 in fine de la LFPPI.

Por lo anterior, identificar cuando se solicita un registro de “Mala fe” representa es un reto al que se enfrenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y pone de manifiesto la necesidad de colaboración internacional, ya que ésta permite establecer metas más robustas con beneficios a escala nacional y global.

Es así como la colaboración entre oficinas de PI resulta fundamental para impedir se otorguen registros viciados de “mala fe”, con el objetivo de proteger las marcas que tienen potencial para obtener prestigio internacional.

Sin embargo, en caso de que se haya otorgado un registro de marca que se considere que fue solicitado quien no tenía derecho, en la nueva LFPPI estipula una causal de nulidad de forma específica la mala fe, es decir, se anula el registro desde el momento de su presentación retrotrayéndose los efectos.

Resulta complicado determinar cuándo una marca ha sido solicitada de “mala fe”, debido a que, si la marca no es famosa o notoriamente conocida no se puede identificar de forma inmediata, por lo que adquiere mayor relevancia el sistema de oposición en México.

Por otro lado, la distintividad adquirida de las marcas es una figura importante en el sistema marcario mexicano, tal y como lo podemos encontrar en la LFPPI, es posible que se otorguen registros de marca por distintividad adquirida de conformidad con el artículo 231 del mencionado ordenamiento, sin embargo, no la define y eso da lugar a diversas interpretaciones no siempre acertadas.

Finalmente, debemos señalar que una vez que se obtiene el registro de una marca se debe realizar un uso efectivo, es decir, la marca debe distinguir los productos o servicios para los que fue registrada mismo que debe verse reflejado ya sea en el empaque o el establecimiento, las facturas y publicidad.

Asimismo, si el registro de marca fue otorgado después del 2018 se debe presentar una declaración de uso ante el IMPI cada 3 años, en caso de que no se presente esta declaración de uso la marca perderá su vigencia de conformidad con lo establecido en la LFPPI.

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