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Evolução na área de Contratos de Tecnologia no Brasil – O que muda

No dia 28 de dezembro de 2022, ao apagar das luzes do ano e gestão que se encerraram, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI realizou uma reunião que contou com a Presidência do INPI e seus diretores e/ou substitutos.

O Corpo Diretivo do INPI que se despediu, deixou um legado ao país que há muito vinha sendo discutido por especialistas da área de propriedade intelectual e entidades como a Licensing Executive Society (LES) Brasil e International Chamber of Commerce – ICC-Brasil.

Deliberou-se sobre questões relacionadas à Contratos de Tecnologia adotando decisões que finalmente facilitarão e ampliaram os horizontes daqueles que acreditam e investem na ciência e se dedicam às negociações dela, ampliando as oportunidades de comercialização de direitos de propriedade industrial e intelectual, alavancando o processo de inovação no Brasil.

Portanto, o que muda:

1- Nos casos que envolvem a utilização de assinatura digital, não será mais exigido o apostilamento/legalização consular. Nos demais casos, permanece a necessidade de apostilamento/legalização consular.

2- As petições eletrônicas referentes a todos os atos praticados pelo requerente do registro ou da averbação deverão conter campo específico em que o seu procurador declare responsabilizar-se pela veracidade tanto das informações prestadas quanto dos documentos juntados, assim como já ocorre na Diretoria de Marcas e na de Patentes.

3- Não há mais exigência da inserção de duas testemunhas nos contratos de tecnologia, uma vez que o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil Brasileiro, não se aplica à esses casos, sendo aplicável apenas a títulos executivos extrajudiciais. A inserção de duas testemunhas nos contratos privados é algo facultado às partes, não uma obrigatoriedade.

4- Não há mais exigência da apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil.

5- Haverá uma aceitação inequívoca do licenciamento de tecnologia não patenteada – também conhecido como licenciamento de know-how. Observando que o Parecer n°00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, da Procuradoria Federal Especializada do INPI (Processo Sei 52402.010009/2020-51), admite a possibilidade de licenciamento de tecnologia não-patenteada, um contrato atípico, com previsão legal no artigo 425 do Código Civil Brasileiro e que preenche as condições e os requisitos dispostos no artigo 104 do mesmo diploma legal.

6- Os pagamentos de royalties em contratos que tenham por objeto pedidos de patentes, desenhos industriais e marcas são estabelecidos por acordos interpartes e não serão obstaculizados pelo INPI inviabilizando pagamentos pactuados entre as partes contratantes.

Diante das decisões acima adotadas, que foram imediatamente implementadas, o Brasil segue rumo à evolução.

A ClarkeModet Brasil possui profissionais capacitados, especialidade em Propriedade Intelectual e Industrial, bem como especialistas em Contratos de Tecnologia, estando assim à disposição para maiores informações e assessoria na área.

Patrícia Corrêa