Faq

En la mayor parte de los casos, los licenciatarios requieren la asistencia activa del inventor para facilitar sus esfuerzos de comercialización, al menos en las primeras etapas de desarrollo. Esto puede ir desde los contactos frecuentes e informales para una relación de consultoría más formal.   Es preciso tener en cuenta que, en la mayor parte de los casos, los acuerdos de licencia fracasan no por un fallo de la tecnología sino por causas que se pueden prevenir, tales como una estructura de acuerdo inadecuada, errores en la gestión del proceso de comercialización o diferencias culturales y de objetivos entre el licenciante y el licenciatario. Es por ello importante en todo momento facilitar el máximo nivel de comunicación entre ambas partes.

Tras la firma del contrato, la mayoría de los licenciatarios deben continuar desarrollando la invención para mejorar la tecnología, reducir los riesgos, probar su fiabilidad y adaptarla para satisfacer las necesidades del mercado, facilitando así su adopción por parte de los clientes.   Esto puede incluir pruebas adicionales, creación de prototipos para la fabricación, pruebas de durabilidad e integridad, desarrollo para mejorar el rendimiento y otras características, etc. En particular, las pruebas de evaluación comparativa suelen ser particularmente útiles tanto para demostrar las ventajas del producto/servicio como para establecer su estrategia de posicionamiento en el mercado.   Adicionalmente, toda la documentación necesaria para la formación, instalación y comercialización del producto/servicio suele crearse a menudo durante esta fase. 

Sí, una invención puede tener una licencia para múltiples licenciatarios, ya sea de manera no exclusiva para varias empresas o exclusivamente a varias empresas, cada una por un único campo de uso (aplicación) y/o área geográfica.

Pueden pasar meses, y a veces años, para localizar un licenciatario potencial, en función del atractivo de la invención, su etapa de desarrollo, las tecnologías competidoras y el tamaño y la intensidad del mercado. Cuanto más temprana sea la fase en el ciclo de desarrollo en la que se encuentra una invención,  mayor será la inversión necesaria para su comercialización, por lo que suele ser más difícil atraer a un licenciatario.

Los estudios demuestran que, en el 70% de los casos, los licenciantes o las entidades que colaboran con ellos ya conocían previamente a los licenciatarios. Así, las relaciones de investigación y consultoría, son a menudo una fuente muy valiosa para los licenciatarios, así como los contactos obtenidos a partir de la investigación de mercado, los eventos, congresos y ferias del sector de referencia o incluso las redes sociales.

Un licenciatario se debe elegir siempre en función de su capacidad para comercializar la tecnología. A veces la mejor opción es una empresa consolidada con experiencia en tecnologías similares y acceso a los mercados más importantes. Sin embargo, en otros casos, el enfoque y la intensidad de una empresa de nueva creación o start-up es una mejor opción. En general, la generación de una start-up es más adecuada en los siguientes casos: Tecnologías poco maduras o en fases iniciales, que requieren todavía una importante labor de desarrollo; Equipo directivo con alto espíritu emprendedor y alta implicación; Innovaciones más radicales y generales, que puede servir como base o plataforma a múltiples desarrollos o aplicaciones; Acceso a apoyo financiero externo o interno a corto plazo.

Investigación: las observaciones y experimentos durante las actividades de investigación a menudo conducen a descubrimientos e invenciones. Una invención puede ser cualquier proceso, máquina, composición de materiales, o cualquier mejora nueva y útil de lo anterior. A menudo, varios investigadores pueden haber contribuido a la invención. Evaluación: es preciso realizar búsquedas de patentes y analizar las tecnologías del mercado y la competencia para determinar el potencial de comercialización de la invención. Este proceso de evaluación puede conducir a una ampliación o perfeccionamiento de la invención y guiará nuestra estrategia de transferencia.  Protección: el proceso en el que se persigue la protección para una invención puede realizarse mediante patentes, pero también puede implicar otros métodos que incluyen los derechos de autor y propiedad intelectual, los diseños, las marcas, los secretos industriales y las restricciones contractuales de uso (por ejemplo, bases de datos y materiales). Marketing: se identifican las empresas candidatas que tienen la experiencia, los recursos y las relaciones necesarios para llevar la tecnología al mercado. Esto puede implicar la asociación con una empresa existente o la formación de una nueva empresa o start-up: Formar una Start-up: si la creación de una nueva empresa es el camino comercialización óptima, es preciso abordar la planificación y la financiación de la puesta en marcha. Empresas existentes: si la mejor vía de comercialización es a través de empresas ya existentes, entonces se seleccionan los potencial licenciatarios, se contacta con ellos y se llevan a cabo las diligencias debidas y la negociación de términos operativos y financieros apropiados para comercializar la tecnología. Licencia de uso o cesión: un acuerdo de licencia o de cesión se utiliza tanto con una start-up como con una empresa establecida.  Comercialización: el licenciatario realiza las inversiones necesarias para desarrollar un producto o servicio plenamente comercializable. Este paso puede implicar un mayor desarrollo, aprobaciones regulatorias, generación de la red de ventas y apoyo a la comercialización, la capacitación del personal y otras actividades.

El proceso de protección de la tecnología y de encontrar el socio correcto para su licenciamiento o cesión, puede tardar meses o incluso años en completarse. La cantidad de tiempo dependerá de la etapa de desarrollo de la tecnología y la cantidad de trabajo necesario para generar un producto comercializable a partir de, los nuevos conceptos, las condiciones del mercado, las tecnologías de la competencia y los recursos y la voluntad de los titulares y los inventores.

Acuerdos de no divulgación o de confidencialidad (Non Disclosure Agreements – NDA): a menudo se utiliza para proteger la confidencialidad de una invención durante la evaluación de posibles licenciatarios. Estos acuerdos también se usan para proteger la información confidencial de terceros que los investigadores deben utilizar con el fin de llevar a cabo la investigación o evaluar nuevas oportunidades de investigación o colaboración.  Acuerdos de transferencia de material: describen los términos bajo los cuales los investigadores internos y los investigadores externos pueden compartir materiales, por lo general con fines de investigación o evaluación. Los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual pueden estar en peligro si se utilizan materiales sin una regulación contractual adecuada. Acuerdos de colaboración: describen las condiciones en las cuales dos o más entidades trabajarán conjuntamente, no sólo para llevar a cabo un proyecto de I+D+i, sino también para proteger, evaluar, comercializar, licenciar, y compartir los ingresos de los resultados de la investigación. Acuerdos de investigación: describen los términos bajo los cuales los patrocinadores proporcionan apoyo a la investigación. Acuerdos de opción (o cláusulas de opción dentro de los acuerdos de investigación): describen las condiciones en las que la entidad generadora reserva a un tercero la posibilidad de negociar una licencia. Estas cláusulas de opción se incluye habitualmente en un acuerdo de investigación para los patrocinadores corporativos o en contratos con terceros que deseen evaluar la tecnología antes de entrar en un acuerdo de licencia.

La tecnología se suele transmitir a través de un acuerdo de cesión o licencia en el que la organización generadora otorga sus derechos de uso de la tecnología a un tercero. La principal diferencia entre la cesión y la licencia es que, mientras que la primera supone una transferencia de la titularidad de la tecnología y todos los derechos correspondientes, la segunda sólo permite la utilización de la tecnología por parte del licenciatario, generalmente por un período de tiempo concreto, mientras que el licenciante mantiene los derechos y la titularidad de la tecnología.   Además, en el caso de la licencia, ésta a menudo se limita a un campo de uso particular y / o a una región concreta del mundo. Es preciso señalar que, en el ámbito de la transferencia de tecnología, son mucho más frecuentes las operaciones de licencia que de cesión, ya que el desembolso inicial que es preciso realizar suele ser mucho menor, por lo que suponen menor riesgo para la entidad que va a llevar a cabo la explotación comercial.

En la actualidad, existe un creciente reconocimiento de que los esfuerzos de transferencia de tecnología ofrecen beneficios significativos tanto para los centros de investigación pública y las universidades, como para la industria y la sociedad en general. Para las instituciones, la transferencia de tecnología ofrece a la comunidad investigadora la oportunidad de tener un impacto socio-económico directo y obtener nuevas vías de financiación. Para la comunidad industrial, la transferencia de tecnología permite a las empresas obtener nuevas vías de acceso al mercado para desarrollos que no pueden comercializar directamente, así como aprovechar los descubrimientos realizados por terceros para aumentar su oferta comercial. Para el público en general, la transferencia de tecnología ofrece la oportunidad de beneficiarse de los nuevos avances tecnológicos de manera más rápida y eficiente.

En sentido amplio, la transferencia de tecnología es toda operación que comporta la transmisión de conocimiento innovador para ser compartido, licenciado, adquirido o cedido. Son muchos los marcos en los que la transferencia puede hacerse efectiva, a través de: la colaboración en proyectos de I+D+i, cursos de formación específicos, intercambios de personal, conferencias y las relaciones con la industria, entre otras cosas. Sin embargo, para los fines de esta guía, la transferencia de tecnología se refiere a la licencia o cesión formal de la tecnología generada por universidades, centros de investigación y empresas a favor de terceras partes, para su desarrollo industrial y  comercial.

El secreto empresarial podrá ser objeto de transmisión o bien podrá autorizar su uso a un tercero, ya sea mediante un contrato de licencia o de cesión.

La protección de los secretos empresariales tiene la ventaja de no estar sujeta a límites temporales. (Las patentes, tal y como hemos mencionado con anterioridad, tienen un plazo de duración que puede llegar hasta los 20 años). Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público. Los secretos comerciales no entrañan costes de registro (No obstante los gastos generados en el mantenimiento de la información de manera confidencial pueden ser elevados dependiendo de su importancia y de los medios empleados). Los secretos comerciales tienen un efecto inmediato. No es necesario esperar un plazo o una resolución por parte de un organismo.

En virtud de lo anterior, y con la finalidad de mantener el carácter secreto de la información estratégica de la compañía se pueden adoptar varias medidas, siendo las más frecuentes: – Suscribir acuerdos de confidencialidad con el personal empleado en la organización, así como con proveedores y clientes en los casos en los que sea necesario. – Identificación, clasificación y depósito en espacios físicos de accesos restringidos con medidas de seguridad. – Medidas del entorno lógico: – Encriptación de la información – Políticas de usuario – Definición de entornos de seguridad – Sistemas de control de intercambio de información – Antivirus – Plan de continuidad del negocio – Establecimiento de medidas organizativas y de gestión para la identificación y control de la información. En este sentido, es recomendable utilizar como referencia la norma ISO 17799 de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información.

De manera general, se considera que se ha tenido acceso al secreto empresarial de manera ilegítima cuando ha sido mediante espionaje, procedimiento análogo, inducción a la infracción contractual, etc. Asimismo, se requiere que la violación de secreto por parte del tercero haya sido efectuada con el ánimo o intención de obtener provecho o de perjudicar al titular del secreto empresarial.

Si bien los secretos de empresa no se encuentran regulados por una ley específica, existen disposiciones legales que tratan esta materia: La Ley de Competencia Desleal , considera desleal la divulgación de secretos empresariales, sin autorización del titular, a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente. Asimismo el Código Penal , establece las penas de prisión para aquellas personas que revelasen un secreto empresarial cuyo secreto estaban obligados a mantener mediante contrato.

La empresa dueña de la información considerada como secreto de empresa no dispone de ningún título que acredite la exclusividad respecto a dicha información, ya que no puede impedir que cualquier tercero llegue al mismo resultado y lo explote libremente. No obstante lo anterior, la obligación de secreto que han de guardar tanto los empleados como terceros relacionados con la empresa que tengan acceso a la información secreta debe quedar reflejada en el contrato de trabajo o acuerdo de confidencialidad. Mediante la firma de estos acuerdos se permitirá el intercambio de información susceptible de ser considerada como secreto de empresa, estableciéndose las obligaciones y responsabilidades con respecto al tratamiento de la información.

La protección de las patentes se adquiere mediante un trámite legal. El derecho exclusivo para su explotación es de 20 años para las patentes y 10 años para el modelo de utilidad. Permite impedir a terceros que utilicen la patente de manera comercial. Es un derecho exclusivo, el titular podrá defender la patente contra cualquier violación de la misma. En los secretos empresariales no es necesario un trámite legal, con la adopción de las medidas necesarias para evitar su divulgación será suficiente. La protección tiene una duración indefinida, siempre y cuando se apliquen los medios necesarios para la no divulgación del secreto. Su protección no confiere el derecho a impedir a terceros su utilización. Es más difícil mantener y defender el secreto industrial, debido a que no es otorgado como un derecho exclusivo.

Mientras por secreto industrial se entiende cualquier conocimiento técnico que, por su valor competitivo para la empresa, el empresario desea mantener oculto, por Know How se entiende “Saber hacer”, es decir, conjunto de conocimientos y actividades desarrolladas por una empresa o persona, adquiridas a través de la experiencia e investigación, y que es difícil de imitar por terceros. Por lo tanto el Know-How, a diferencia del secreto industrial, no tiene como característica fundamental el secreto ya que el hecho de que sea divulgado no provoca que deje de considerarse como «Know-How».