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El asunto parte del enfrentamiento entre las marcas afectadas KERRYGOLD y KERRYMAID que coexisten pacíficamente en Irlanda y Reino Unido desde hace más de veinte años.

Las marcas de la Unión Europea KERRYGOLD se encuentran registradas desde el año 1998 para ciertos productos comprendidos en la clase 29, y en particular, para “mantequilla y otros productos lácteos”, a nombre de Ornua. Los productos que llevan estas marcas son exportados a varios países. En la Unión, dichos productos se venden principalmente en España, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Reino Unido.

T &S es una sociedad española que importa y distribuye en España margarinas con el signo KERRYMAID, productos fabricados en Irlanda por Kerry Group que ha obtenido el registro de la marca nacional en Irlanda y Reino Unido.

Ornua, ejercitó una acción por violación de marca contra T & S ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, solicitando que se declarase que T & S había violado los derechos conferidos por las marcas de la Unión KERRYGOLD al importar y distribuir en España margarinas con el signo KERRYMAID. Según alegaba, el uso del signo KERRYMAID por parte de T & S creaba un riesgo de confusión y se aprovechaba indebidamente del carácter distintivo y del renombre de las marcas KERRYGOLD.

El mencionado órgano jurisdiccional estimó, en primer lugar, que la única similitud entre los signos confrontados resultaba del elemento “Kerry”, que se refería a un condado irlandés reputado por su ganadería vacuna. Asimismo, las partes coincidían en reconocer que las marcas de la Unión Europea KERRYGOLD y la marca nacional KERRYMAID coexistían pacíficamente en Irlanda y en el Reino Unido. Por tanto, el órgano jurisdiccional dedujo de lo anterior que no podía existir, en España, un riesgo de confusión entre las marcas, teniendo en cuenta la coexistencia pacífica de las marcas en esos dos Estados miembros (Irlanda y Reino Unido) y habida cuenta del carácter unitario de la marca de la Unión.

El mismo órgano jurisdiccional estimó por último que, debido a dicha coexistencia pacífica en Irlanda y en el Reino Unido, no cabía considerar que existiera, en España, un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de las marcas de la Unión KERRYGOLD.

Sobre la base de estas consideraciones, el Juzgado de lo Mercantil de Alicante desestimó, mediante sentencia de 18 de marzo de 2015, la acción por violación de marca. La sentencia es objeto de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, la cual plantea al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales en cuanto al hecho de que sí una marca de la Unión y una marca nacional coexisten pacíficamente en una parte de la Unión, ello permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dichas marcas en cualquier otra parte de la Unión Europea.

El Tribunal declara:

1)      El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional.

2)      El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión Europea a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la Unión.

3)      El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

Para mayor información, se incluye copia de la sentencia.