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La caducidad parcial por falta de uso de marca: nuevo régimen en Argentina

El 12 de junio de 2023 entrará en vigor en Argentina la caducidad parcial por falta de uso de registros marcarios en relación con productos o servicios para los cuales no hayan sido utilizados en el país dentro los cinco (5) años previos al inicio de la acción de caducidad.

El instituto de la caducidad parcial supone un cambio sustancial respecto de la practica vigente hasta el momento en Argentina, donde rige un concepto de uso amplio conforme al cual el uso de un registro de marca para cualquier producto o servicio, aún aquellos incluidos en otras clases, o como parte de la designación de una actividad, es suficiente para repeler una acción de caducidad por falta de uso.

Antecedentes Legislativos

La Ley 27.444 (publicada el 18.06.2018) introdujo, en su Capítulo X, distintas modificaciones a la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones.

En lo que respecta a las caducidades de registros de marcas, la nueva redacción del artículo 26 de la Ley 22.362 establece que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) declarará, de oficio o a pedido de parte, y conforme a la reglamentación a dictarse, la caducidad de una marca, inclusive parcialmente, en relación con los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada la marca en el país dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud de caducidad. Asimismo, el tercer párrafo agrega que no caducará la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma ha sido utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases.

El concepto de uso en Argentina

Preliminarmente, resulta oportuno efectuar una breve reseña sobre el concepto de uso de marca en Argentina, el cual no se encuentra regulado por la legislación local. A los efectos de establecer si una marca fue utilizada en Argentina, nuestros tribunales han adoptado un criterio flexible, comprensivo de cualquier acto que implique que el signo marcario aparezca en el mercado local y esté disponible para su compra. El uso debe analizarse caso por caso. Debe ser un uso serio e inequívoco para demostrar una clara intención de comercializar un producto o prestar un servicio con la marca.

Se admiten actos preparatorios, como campañas publicitarias, demostraciones de productos y entrega de muestras, así como otras tácticas de marketing, siempre que sean seguidas del lanzamiento del producto o servicio en un periodo razonable. De lo contrario, se consideran como actos aislados que no prueban una intención auténtica de uso de la marca. Además, el uso de la marca en Internet es considerado uso suficiente siempre que el producto o servicio esté disponible para su compra o contratación por parte de los consumidores o clientes locales.

El Día D: 12 de junio de 2023

A partir del 12 de junio de 2023 entrará en vigor un concepto de uso más restringido a los efectos de defender un registro de marca frente a la impugnación por falta de uso. Es decir, a partir de dicha fecha serán aplicables dos parámetros distintos:

• un concepto amplio de uso para la renovación de registros de marca: su uso en cualquier producto o servicio, incluso si es diferente de aquellos protegidos por el registro, o como designación de una actividad.
• un concepto más estricto de uso para la defensa de un registro de marca en caso de impugnación por falta de uso: su uso para los mismos productos o servicios que cubre el registro, o para productos o servicios relacionados, o como designación de una actividad relacionada con los anteriores.

Como resultado de ello, y a los fines de poder defender un registro de marca, el uso de una marca deberá haber tenido lugar en:

• la venta de un producto o la prestación de un servicio, protegidos por el registro o afines o semejantes con aquellos protegidos por el registro, incluso si se encuentran incluidos en otras clases; o
• como designación de una actividad relacionada con dichos productos o servicios.

La referencia a productos o servicios afines es crucial, y su existencia está determinada por la presencia de una relación de competencia entre ellos. Esta relación de competencia entre los productos y servicios puede establecerse mediante diferentes estándares de comparación. Por ejemplo, si son productos o servicios sustitutivos, si pertenecen al mismo sector industrial, si existe un uso combinado o complementario, si comparten sus canales de venta o consumidores, entre otros. Todos los estándares deben ser considerados como un todo, de acuerdo con las circunstancias específicas del caso.

Por supuesto, existen algunos ejemplos obvios con respecto a productos o servicios relacionados, como es el caso de los libros (en la clase 16) y los servicios editoriales (en la clase 41), o los anteojos (en la clase 9) y los servicios ópticos (en la clase 44). Sin embargo, aún está por verse qué considerarán los Examinadores como bienes o servicios relacionados en el caso de otras relaciones no tan evidentes.

Características esenciales de la caducidad parcial

• La caducidad parcial de una marca procederá respecto de aquellos productos o servicios protegidos por su registro para los cuales la marca no haya sido utilizada y siempre que su uso tampoco haya tenido lugar:
  • En relación con productos o servicios afines o relacionados.
  • Como parte de la designación de una actividad relacionada con los productos o servicios protegidos por su registro.
• Plazo: La marca no deberá haber sido utilizada dentro de los cinco (5) años previos al inicio de la acción de caducidad. Es importante señalar que, en el caso de una renovación de marca, la concesión del nuevo registro no hace nacer un nuevo plazo de cinco años para la interposición de la acción de caducidad.
• Caducidad a pedido de parte: solo procederá en tanto el peticionante invoque la afectación de un derecho subjetivo.

Existen algunos escenarios típicos en los cuales quien solicite la caducidad total o parcial de un registro de marca podrá probar fácilmente su derecho subjetivo, como ser el caso en que la acción tenga por objeto obtener la remoción de un antecedente idéntico o confundible con una solicitud de marca de su titularidad, ya sea para superar una acción oficial, o dentro de un procedimiento de oposición como reconvención por caducidad de la marca citada como fundamento de la oposición.

• Caducidad de oficio: procederá solamente en caso de verificarse, conjuntamente, las siguientes condiciones:
• El titular de la marca no haya presentado la declaración jurada de uso de medio término;
• No se trate de una marca notoria en los términos del Convenio de París y ADPIC; y
• El titular de marca no tenga una marca idéntica registrada en una clase relacionada o vinculada a la marca objeto de la caducidad o bien que, en caso de tenerla, no haya presentado la declaración jurada de uso de esta otra marca.

En línea con lo expuesto en el apartado (ii) anterior, y aun cuando la norma no lo establezca en forma expresa, resulta claro que las marcas notorias tampoco serán susceptibles de caducidad por falta de uso a pedido de parte, ya sea total o parcialmente. Ello así, debido a que la misma notoriedad de la marca tornará imposible argumentar válidamente la existencia de un derecho subjetivo para obtener su cancelación por falta de uso por parte del peticionante.

Procedimiento administrativo

A diferencia de lo que sucedía con anterioridad a la modificación de la Ley de Marcas, los procesos de caducidad de marcas ya no deben ser iniciados en sede judicial, sino que es el INPI quien debe resolverlos, a través de un procedimiento administrativo, de acuerdo con las siguientes características:

1. El procedimiento de caducidad comprende el traslado de la petición por el plazo de 15 (quince) días hábiles, a los fines de que el titular del registro conteste y acompañe la prueba pertinente.
2. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Dirección Nacional de Marcas del INPI resolverá.
3. La resolución final que dicte la Dirección Nacional de Marcas del INPI puede ser recurrida directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles previsto en el artículo 26 de la Ley 22.362.

Esta modificación, que entrará en vigor próximamente, supone un cambio sustancial en la práctica marcaria de nuestro país. El legislador argentino ha buscado, en este aspecto relativo a las caducidades, alinearse con la mayoría de las legislaciones de los países del mundo.

Resulta incierto anticipar, en este estadio, cómo resolverá el INPI los pedidos de caducidades parciales que se inicien bajo el nuevo sistema en aquellos casos en los cuales, si bien la marca haya sido utilizada para algunos productos o servicios de la misma clase, se generen dudas genuinas respecto de la afinidad o relación que estos puedan tener con aquellos productos o servicios para los cuales haya sido solicitada la caducidad parcial.

Más allá de ello, la entrada en vigor de este nuevo régimen de caducidad es una noticia alentadora, en especial para aquellos titulares que se vieron imposibilitados anteriormente de obtener el registro de sus marcas en nuestro país debido a la existencia de marcas de defensa confundibles con sus solicitudes. A partir del 12 de junio de 2023, se abre una nueva oportunidad. Es posible que muchos de esos antecedentes se tornen susceptibles de caducidad por falta de uso, ya sea total o parcialmente.

Si tienes cualquier duda en particular sobre este tema, puedes acudir a nuestros expertos enviando un mail a infomarketing@clarkemodet.com. ¡Estamos listos para apoyarte!

María Luisa Santa María