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Particularidades del examen de fondo de patentes en Colombia

Si Colombia es uno de los países de su interés para buscar protección de una invención mediante patente, es importante tener en cuenta ciertos aspectos del examen de fondo que podrían resultar particulares respecto a algunas jurisdicciones comunes.

Prever estos aspectos es importante con el fin de determinar la necesidad de ajustar una solicitud para lograr la mejor protección posible. A este respecto, se recomienda tener presente que la Oficina de Patentes es muy exigente en cuanto a la claridad de las reivindicaciones, lo que podría afectar u obstaculizar el trámite cuando la descripción no provee la información necesaria para poder modificarlas posteriormente si es requerido.

Vale mencionar que en Colombia se puede solicitar una patente ya sea por Convenio de París o por el Tratado PCT. Para este último, se cuenta con 31 meses contados para entrar en las fases nacionales desde la fecha más antigua, sea esta, la prioridad o la presentación internacional, según corresponda.

En el caso de que la invención pueda ser de alto interés comercial en Colombia, se recomienda redactar la solicitud teniendo en cuenta las particularidades que se comentarán a continuación, desde el principio. Esto evitará posibles inconvenientes y facilitará el trámite de la solicitud, sin olvidar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (novedad y nivel inventivo). Las particularidades en Colombia, según el tipo de invención, son las siguientes:

1. Biotecnología: es importante tener en cuenta que el material biológico tal como se encuentra en la naturaleza no es patentable en Colombia. Sin embargo, el material biológico modificado sí lo es. Como recomendación general, es importante señalar que las reivindicaciones de este tipo de invenciones deben estar caracterizadas en términos de componentes y estructura, ya que no se permite su definición mediante resultados, efectos, ventajas o usos.
2. Equipos, aparatos, dispositivos y sistemas: al igual que en el caso anterior, se requiere que las reivindicaciones estén caracterizadas en términos de componentes y estructura. Además, se requiere explicar la relación entre los componentes (configuración, conexión). En este ámbito está permitido el uso de funcionalidades para describir con claridad la invención. No obstante, las funcionalidades serán ignoradas como características técnicas que otorguen novedad o nivel inventivo a la solicitud. Solamente serán consideradas como información para comprender mejor la invención.
3. Fórmulas Markush: está permitido definir un compuesto mediante una fórmula Markush (la representación de una estructura química general), pero se recomienda tener presente que la Oficina de Patentes es exigente en cuanto al soporte que provee la descripción. La mayoría de los examinadores exigirán restringir el alcance la fórmula Markush a una ‘generalización razonable’ respecto a los ejemplos incluidos en la descripción. Por ello es importante contar con un alto número de ejemplos, si lo que se desea es una protección amplia.
4. Composiciones: este tipo de invenciones requerirán que sus reivindicaciones estén caracterizadas en términos de componentes y las proporciones de dichos componentes. Al igual que para el caso de las invenciones en biotecnología, no se permite su caracterización en términos de resultados, efectos, ventajas o usos. Normalmente, la Oficina de Patentes exigirá eliminar aquellas reivindicaciones que buscan proteger la composición base más otros componentes definidos de manera general (por ejemplo, mediante su función), que no encuentren un soporte en la descripción, particularmente en los resultados experimentales.
5. Software: aunque el software per se no es patentable en Colombia, las invenciones implementadas en computador sí lo son. En este sentido, será importante tener en cuenta que la Oficina de Patentes es muy exigente con la evaluación de la claridad de estas reivindicaciones, ya que requerirán estar caracterizadas en términos de componentes y estructura, es decir, no se permite definir una invención únicamente en términos de elementos intangibles. Las funcionalidades deberán incluirse con cuidado, evitando que sean consideradas como resultados a alcanzar. Si se presentan métodos, éstos deberán igualmente hacer referencia a los elementos tangibles que permiten llevar a cabo los pasos indicados.
6. Polimorfos: la práctica en Colombia considera que los polimorfos son patentables, sin embargo, la Oficina de Patentes demandará que las reivindicaciones estén caracterizadas en términos de al menos 20 picos del patrón de difracción de polvo de rayos X (otros métodos son aceptados, pero éste suele ser el más común). Otra particularidad muy importante de este tipo de invenciones es que el análisis de nivel inventivo será muy exigente, por lo general, no será considerado suficiente para cumplir con este requerimiento hacer referencia a características ‘esperadas’ de un polimorfo, tales como mejor comportamiento higroscópico o mayor estabilidad. Se recomienda la presencia de resultados experimentales en la Descripción que demuestren un mejor comportamiento terapéutico o la solución a un problema técnico aún no resuelto.
7. Oil & Gas: en este campo es común buscar la protección de métodos que implican el uso de una composición ya conocida para diferentes aplicaciones. Una particularidad que puede afectar el análisis de estas invenciones es que en Colombia no se permite definir un método en términos de un producto. Por esta razón, lo más recomendable es contar con información suficiente en la Descripción que permita definir un método en términos ‘reales’ de pasos y condiciones pues la mera referencia al uso de la composición no será suficiente y es probable que la solicitud encuentre obstáculos para ser otorgada.

Es importante resaltar qué materia no es patentable en Colombia y que podrá generar obstáculos durante el trámite: usos, nuevos o segundos usos de materia ya patentada, métodos terapéuticos y de tratamiento, material biológico simplemente aislado de la naturaleza, el todo o parte de seres vivos, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, el software y las formas de presentar información, las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las reivindicaciones relacionadas con este tipo de invenciones difícilmente encontrarán una redacción alternativa que logre superar las objeciones.

Otro punto importante es que la práctica en Colombia es exigente con el uso de expresiones que son consideradas ambiguas y que probablemente exijan al solicitante, definir la invención de forma más clara y concisa. Expresiones comunes en el ámbito de las patentes tales como ‘al menos’, ‘aproximadamente’, ‘alrededor de’, ‘o menos’, ‘o más’, ‘’uno o más’, ‘igual o mayor que’, etc., tendrán una alta probabilidad de ser objetadas y, por lo general, podrían ser superadas definiendo expresiones concretas o rangos numéricos específicos, dependiendo del soporte que provea la descripción.