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Uruguay: Guía práctica para el registro de marcas mixtas con términos descriptivos

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) de Uruguay difundió recientemente una guía práctica acerca de la valoración de signos marcarios mixtos que contienen términos descriptivos en su composición.

El documento fue elaborado sobre la base de la Comunicación Común que sintetiza la Practica Común de Marcas desarrollada por la Red de la Unión Europea de Propiedad Intelectual (EUIPN).

Si bien dicho documento carece de cualquier tipo de formalidad y se presenta como una guía de valoración acerca de los signos objeto de la presente directriz, no deja de tener importancia para los solicitantes a la hora de construir su estrategia de diseño y protección de activos intangibles, en este caso, los signos marcarios y particularmente aquellos mixtos que contengan términos descriptivos del servicio o producto que pretendan proteger.

Asimismo, otro tipo de ventaja que ofrece la difusión de este paper, es la intencionalidad de brindar certezas jurídicas tanto al solicitante como a los representantes legales al momento de la valoración del examinador, teniendo presente cuáles son los elementos a ponderar y valorar a la hora de la concesión de un registro marcario. Esto tiene como clara consecuencia una mayor previsibilidad a la hora de poder dilucidar la suerte en el proceso de registrabilidad de un signo, como también dotar de mayor transparencia al proceso administrativo en su conjunto.

Es relevante recordar que de acuerdo a la normativa uruguaya, el solicitante de registro de una marca compuesta por términos genéricos o descriptivos, no obtendrá en ningún caso derechos exclusivos sobre ellos, siempre que el elemento figurativo sea el que el otorgue la fantasía y disitintividad al conjunto que la compone.

A modo meramente enunciativo podemos destacar algunas de las situaciones a las que la DNPI se refiere en esta guía y que  pueden resultar de utilidad:

1. Toda grafía que no otorgue una particularidad suficiente a los términos genéricos que componen el signo marcario, no serán considerados aptos a los efectos de la concesión propiciando la denegatoria. De modo más explícito, elementos denominativos descriptivos, ausentes de distintividad que contengan elementos tipográficos básicos, estilo cursiva, con o sin efectos de fuente (negrita por ejemplo) no serán registrados.
2. La ubicación de los términos o elementos denominativos de un signo, no añaden un carácter distintivo per se, a menos que esa disposición sea de una naturaleza tal que el consumidor promedio se centre su atención en ella, en vez de ser receptor inmediato del mensaje descriptivo.
3. Un componente figurativo que no represente directamente un producto y/o servicio que se pretenda proteger pero que, de forma concomitante, guarda una relación directa con las características de estos, no dotará al signo de carácter distintivo. De igual manera los elementos figurativos utilizados comúnmente y con habitualidad en el comercio en relación a determinados productos o servicios (la balanza en el ámbito de los servicios jurídicos, por ejemplo) no añaden distintividad a la marca en su conjunto.